［裁判例］証拠の記載を上位概念化して認定することは許されないとした例（令和４年（行ケ）１００１２等）

　特許無効審判の審決に対する審決取消訴訟である。対象特許は、以前、個人発明家がアップルから損害賠償をとったことで話題になったクリックホイールの特許である。なお、特許の存続期間は切れており、すでに権利は消滅している。

　対象特許の請求項は次のとおりである。

【請求項１】

Ａ 指先でなぞるように操作されるための所定の幅を有する連続したリング状に予め特定された軌跡上に連続してタッチ位置検出センサーが配置され、前記軌跡に沿って移動する接触点を一次元座標上の位置データとして検出するタッチ位置検知手段と、 

Ｂ 接点のオンまたはオフを行うプッシュスイッチ手段とを有し、 

Ｃ 前記タッチ位置検知手段におけるタッチ位置検出センサーが連続して配置される前記軌跡に沿って、前記プッシュスイッチ手段の接点が、前記連続して配置されるタッチ位置検出センサーとは別個に配置されているとともに、前記接点のオンまたはオフの状態が、前記タッチ位置検出センサーが検知しうる接触圧力よりも大きな力で保持されており、かつ、 

Ｄ 前記タッチ位置検知手段におけるタッチ位置検出センサーが連続して配置される前記軌跡上における前記タッチ位置検出センサーに対する接触圧力よりも大きな接触圧力での押下により、前記プッシュスイッチ手段の接点のオンまたはオフが行われる 

Ｅ ことを特徴とする接触操作型入力装置。

　要するに、リング状のタッチ位置検知手段８３があり、タッチ位置検知手段８３の軌跡上で押下すると接点がオンになるプッシュスイッチ手段８４（上図では４つ）があるというものである。

　

　主引例は３つあるが、ここでは甲１を取り上げる。

　甲１発明は、テープ駆動系に対する制御信号を発生すべく操作される制御手段に適用される、タッチパネルを利用した制御信号供給装置の発明である。従来は、検出領域が直線的に配列されたタッチパネルを備えていたが、これだと、タッチパネルの一端から他端への操作戻り時間がとられるという課題があったので、甲１発明は、円環状に配列された複数の接触操作検出区分を設けたタッチパネルを採用した。

　本件特許と甲１発明との相違点は、甲１発明がプッシュスイッチ手段を有していない点である。

　この相違点を埋めるべく、原告は、周知技術を示す多数の証拠を提出し、甲１発明と周知技術との組み合わせを主張した。

［裁判所の判断］

　 以上によれば、甲４文献ないし甲９文献から、接触点を一次元又は二次元座標上の位置データとして検出するタッチ位置検知手段（タッチパネル）の下にプッシュスイッチ手段を配置した構造を、周知技術として認定することができる。 

　原告らは、前記第３の１⑴ア のとおり、甲４文献ないし甲９文献から認定される周知技術について、「接触点を一次元又は二次元座標上の位置データとして検出する」との認定は不要なものである旨主張するが、周知技術１が、接触点を一次元（甲８文献）又は二次元（甲４文献ないし甲７文献及び甲９文献）座標上の位置データとして検出するものであることは事実であり、この点をことさら認定からはずすべき理由はない（いずれにしても、この点は本件結論を左右しない。）。したがって、原告らの上記主張は採用できない。

・・・

 　磁気テープの走行方向や走行速度を制御するための甲１発明のタッチパネルと、走行方向や走行速度という要素を含まない位置データを入力する装置に関する周知技術１とは、制御する対象が異なるし、たとえ両者がタッチパネルという共通の構成を有するとしても、磁気テープの制御信号供給装置である甲１発明において、位置データを入力する装置に関するものである周知技術１を適用することが容易であるとはいえない。 

 　結局のところ、甲１発明に、周知技術１を適用できるとする原告らの主張は、実質的に異なる技術を上位概念化して適用しようとするものであり、相当でない。 

（コメント）

　原告の主張は、タッチ位置検知手段の下にプッシュスイッチ手段を配置した構造は周知だから、甲１発明に組み合わせることは容易であるというものである。これに対し、裁判所は、周知技術のタッチ位置検知手段は、位置データを検出するタッチ位置検知手段であると認定した上で、位置データを検出するタッチ位置検知手段を甲１発明に適用することは容易ではないとした。上位概念化した技術は「実質的に異なる技術」であると言っているところは興味深い。

　証拠の記載からどの粒度で技術思想を抽出するかは評価という側面がある。許容される上位概念化もあるはずであり、どのような上位概念化が「実質的に異なる技術」なのかは、判断が非常に難しい。裁判所は括弧書きで「いずれにしても、この点は本件結論を左右しない。」とも述べるので、その判示を以下に抜粋する。下記の判断も手伝って、上のような認定をしたとも考えられる。

［裁判所の判断］

 仮に、周知技術１を、タッチパネルによる選択をプッシュスイッチで確定して何らかの入力情報を生成する技術であると上位概念化して理解したとしても、甲１発明は、プッシュスイッチに割り当てるべき機能（選択を確定する機能）をそもそも有さないし、甲１文献には、タッチパネルにより磁気テープの走行方向や走行速度を連続制御することは記載されているが、タッチパネルにより選択された走行方向や走行速度を確定する操作や、当該操作に対応するボタン等の構成は記載も示唆もないから、甲１発明に、周知技術１を適用する動機付けがない。 

（2023/3/15追記）

原告の主張に対して、裁判所は次のように判示している。

［裁判所の判断］

しかし、原告らの主張は、前記において説示した、甲１発明において選択を確定する機能がない点等を看過しているものであるし、周知技術１において、位置データを入力する機能はタッチパネルの形状や操作態様等には依存しないとしても、そのことが同周知技術におけるタッチパネルとプッシュスイッチの機能的又は作用的関連を否定する根拠とはならないし、機能的又は作用的関連が否定できない以上、周知技術１を甲１発明に適用することが単なる寄せ集め又は設計変更とはいえない。したがって、原告らの上記主張は採用できない。

　周知技術においてははタッチパネルとプッシュスイッチに機能的又は作用的関連があるため、これらを切り離して引用発明を認定してはいけないということである。

　

　

［調査］検索式の作成

　無効資料調査の検索式の作成について。

　正解があるわけではないように思う。今後も試行錯誤は続くが、いま考えるやり方を備忘の意味を込めてメモしておきたい。

　以前にも書いたが、すべてを網羅することはできない。例えば、２０年分の文献を調査しようとすると、ざっと６００～７００万件の公報がある。このうち９９％は無関係と言えるとしても残りは６～７万件。とても見きれる量ではない。そもそも調査対象を２０年分としたり、その９９％を外している点で網羅していないともいえる。

　無効資料調査の場合には、１件でも無効資料があればよいのだから、ありそうなところを見ていくのが、限られた時間で資料を発見する確率を高めると考える。

　

　「Ａにおいて、Ｂに基づいてＣする」ことを特徴とする発明を探すとする。

この場合、「Bに基づいてCする」という部分が特徴であり、「Aにおいて」は前提事項である。次のようなイメージで検索式を立てる。

　縦軸は特徴を表す表現の切り口、横軸は前提事項の切り口で、所望の文献は交差する部分にある。特徴部分はピンポイントで狙う。前提事項は、特徴部分の切り口で求めた集合からノイズを除去するという位置づけと考え、広めに設定する。

　以上のことから、検索式のクエリを考えると、次のようにすることが多い。

（特徴部分）

　・要約のキーワード検索

　・クレームのキーワードでの近傍検索

　・全文のキーワードでの近傍検索

　

（前提事項）

　・要約、クレーム、全文のキーワード

　・ＦＩ

　次に、特徴部分の検索の例について。

「Bに基づいてCする」という技術思想を明細書で記載するとすると、どういう表現になるか。「Bに基づいてCする」「Bに応じてCする」「Bを用いてCする」等の他、「Cを行うためにＢを用いる」も考えられる。また、「B」「Ｃ」の部分にはもちろん、「Ｂ」「Ｃ」のみならずその同義語も考えられる。

　近傍検索を使って、

「B」＜1w＞「基づ＋応じて＋を用いて」＜5w＞「C」　・・・（式１）

というような感じになるかと思う。

　ここで、＜1w＞は両側にある文字が１ワード以内であることを意図している。

　少し広げるなら、

「B」＜10w＞「C」＋　「C」＜10w＞「B」　　・・・（式２）

のようにすれば、間に入る言葉が「基づく」等以外にも対応できる。

　注意が必要なのは、色々なバリエーションが考えられるからと気にしすぎると、関係ないものがたくさん入ってきてしまい何を探しているのか分からなくなってくる。

　ただし、現実には、（式１）のタイプの式をたくさん作るのは結構難しく、（式１）のタイプだけだと件数がヒットしないということもある。他人が書いた明細書の表現をすべて想定できるとも思えないので、そもそもの件数が小さい場合には、ある程度、しらみつぶし的な検索式を入れていく場合もある。

　

［裁判例］着信者主導による通信方法（令和４年（行ケ）１００１３号）

　拒絶審決に対する審決取消訴訟である。裁判所は、結論としては、拒絶審決の結論を支持したが、その理由の中で審決の要旨認定が誤りであると判示した。

　出願に係る発明は、以下のとおりである。いつもなら概要を記載するのだが、この発明は、何を言わんとしているのかよくわからなかったため、単に引用した。

 【請求項１】 

　コンピュータによって実行される方法であって、 

　サービスの要求を受けるステップと、 

　前記要求を処理するために指示情報を使用するステップと、を含み、 

　前記指示情報が認証情報に基づいて設定された情報であり、 

　前記認証情報が物品から取得される情報であり、 

　前記物品が前記認証情報を利用者に提供する物品である、 方法。

　問題となったのは、「指示情報」（下線部）の解釈であり、審決は、次のように解釈した。

（審決の解釈）

ア 本願発明の「指示情報」は、本願明細書記載の「指示ファイル」の情報に対応するものであり、具体的な実施例としては、買い手の口座に対応する「指示ファイル」に設置（設定）した電子決済の「有効／無効フラグ」である（【００６６】）。 

　審決は、上記の指示情報の解釈を前提として、本件発明と引用文献１との２つの相違点を認定し、それらの相違点について容易想到であるとした。

　これに対し、裁判所は次のように判断した。

（裁判所の解釈）

　本願発明の特許請求の範囲の請求項１の記載は、 「・・（省略。請求項１を引用。）・・」というものである。

　上記記載によれば、本願発明は、サービスの要求を受けるステップと、前記要求を処理するために「指示情報」を使用するステップと、を含むコンピュータによって実行される方法であり、本願発明の「指示情報」は、コンピュータがサービスの要求を処理するために使用する情報であって、利用者に提供する、物品から取得される認証情報に基づいて設定された情報であると解される。 

　そして、本願明細書には、本願発明の「指示情報」について定義した記載はもとより、「指示情報」の用語を明示的に用いた記載はなく、「指示情報」を特定の情報に限定する記載や特定の場所に保存された情報に限定する記載もないことに鑑みると、本願発明の「指示情報」は、上記のとおり、解釈するのが相当である。 

　上記したように、裁判所は、「指示情報」は、請求項に記載されているとおりに解釈するのが相当であると判示した。この解釈に基づき、以下のとおり、請求項１に記載された構成は引用文献１に実質的に記載されていると判断した。

（裁判所が行った対比）

　利用者が店舗において購入希望商品の発注を行う際、店舗端末２２に付属したＱＲコード読取装置２１は、携帯電話機１の表示部１１に表示されたＱＲ決裁証明鍵１２０１を読み取るとともに、携帯電話機１の正面あるいは側面に印刷された標識１９，２０から携帯電話製造番号と携帯電話番号を読み取り、その読取結果を店舗端末２２に転送し、店舗端末２２は、携帯電話機１から読み取った携帯電話製造番号、携帯電話番号及びＱＲ決裁証明鍵１２０１を決裁承認要求として認証サーバ４１に送信し、・・・携帯電話製造番号及び携帯電話番号の両方が正当なものであり、しかも店舗端末２２から受信したＱＲ決裁証明鍵１２０１の情報（全部または一部）が自分自身で発行した正規のものであると認められた場合には、認証サーバ４１は詳細決裁承認を店舗端末２２に返信し、店員が、利用者本人に購入意思を確認した上で、決済処理が行われていることを理解できる。 

・・・

　そうすると、かかる制御を行うための情報は、「コンピュータ」である認証サーバ４１が、「サービスの要求」としてのＱＲ決裁承認要求を認めるか否かを処理するために使用する情報であって、「物品」である携帯電話機１から取得される「認証情報」である携帯電話製造番号及び携帯電話番号に基づいて設定された情報であるといえるから、本願発明の「指示情報」に相当するものと認められる。

（引用文献）

　引用文献１は、セキュアな認証と決済を提供する商取引方法の発明である。

　「指示情報」を請求項に記載のとおりに解釈した結果、携帯電話機から読み取った”携帯電話製造番号及び携帯電話番号に基づいて設定された情報”は、「指示情報」に該当するとされた。

　携帯電話製造番号等は、審決が「指示情報」の具体例として挙げた、「電子決済の有効／無効フラグ」とは全く異なる。本件の出願人が携帯電話製造番号等までも「指示情報」として意図していたかどうかはわからないが、進歩性なしと判断された。

　新規性、進歩性の判断においては、発明の要旨認定は特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであるとの考え方が表れた例といえる。

　

 

［裁判例］引用発明の本来的な要請に基づき組み合わせの容易性が認められた例（令和４年（行ケ）１００３９号）

　株式会社ぐるなびの拒絶査定不服審判の審決取消訴訟である。出願にかかる発明は、次のとおりである。ポイントとなる構成に下線を引いた。

【請求項１】

　一又は複数のプロセッサーが、 予約対象となる第１施設と一又は複数の予約内容とを含む初期予約条件の入力をユーザー端末から受け付け、 

　前記第１施設に対応する施設端末に前記予約内容を通知し、 

　前記施設端末からの返信を受け付けた場合に予約を成立させ又は返信内容を前記ユーザー端末に通知し、 

　前記予約内容が前記施設端末に通知された後、前記施設端末からの返信を有効に受け付ける期間として予め設定された待機期間内に前記施設端末からの返信がない場合に、前記施設端末からの返信受付を終了して、前記初期予約条件に基づいて前記第１施設を除く一又は複数の第２施設を抽出し、 

　前記抽出された一又は複数の前記第２施設の情報を前記ユーザー端末に通知する、 予約支援方法。

　ユーザが予約対象としている第１施設の施設端末から待期期間内に返信がない場合に、初期予約条件に基づいて複数の第２施設を抽出し提案する（図７）というシステムである。これにより、施設側は、早期に返信をしないとスキップされてしまうことから、対象特許が目的としている「施設側の早期の返信を促す」ことを実現する。

　主引例は、同じく施設の予約システムであるが、希望する施設の予約がNGであった場合に自動的に別候補の検索を行い、別候補を提供する発明であった。

　本願発明と主引例との違いは、本願発明では第２の候補の抽出を第１施設からの返信がない場合に行うのに対し、主引例では予約登録結果がNGだった場合に行う点である。

　副引例は、ホテルの仮予約に関する発明で、仮予約センタ端末が複数のホテル端末に対して順次、空き問い合わせを行い、宿泊が可なら仮予約を行うというものである。この発明では、空き問い合わせに対する宿泊可否の通知を一定時間経過しても行わなかった場合、ホテル端末に対してキャンセルの通知を行い、次のホテルに空き問い合わせを行う。これは相違点に係る構成である。

　

　本裁判の論点は、主引例と副引例とを組み合わせることが容易かどうかである。裁判所は次のように判断した。

（裁判所の判断）

「イ ところで、施設の予約は、利用日又は利用日時を指定して行うものであり、予定される利用日又は利用日時よりも前に予約を完了するという本来的な要請がある。そして、引用発明は、ある特定の施設の予約を目的とするものではなく、利用者の希望する条件に合致した複数の施設を対象とし、一つの施設の予約ができなかった場合に、別の施設の予約をすることが可能であるような施設予約システムにおける予約方法であるところ、・・・宿泊施設の予約担当者による判断の時期によっては、相当程度に遅くなる場合も想定され、その間に、当初の検索条件に合致する別候補の施設の予約枠が埋まってしまうこともある。 

　そうすると、引用発明には、予定される利用日又は利用日時よりも前に、利用者の希望する条件に合致した施設を予約するという本来的な要請を満たすことができないおそれがあるといえる。 

ウ 次に、前記２(2)イの引用文献２記載技術をみると、・・・甲２には、施設端末が、一定時間を経過しても予約可否の回答をしなかった場合には、キャンセルとして扱い（以下「タイムアウト処理」という。）、次の施設に問い合わせるという技術が開示されているといえる。そして、予定される利用日又は利用時間よりも前に、タイムアウト処理をして、次の施設に問合せをすることで、最初に問合せをした施設からの回答を待っていたために、予定される利用日又は利用日時よりも前に、利用者の希望する条件に合致した施設を予約するという本来的な要請を満たすことができなくなるという事態を回避するのに、一定の効果があると認められる。 

エ ところで、引用発明と引用文献２記載技術とは、複数の施設を対象とした施設予約システムにおける施設予約方法という共通の技術分野に属するものであって、第１施設に対して予約可否の問合せを行い、第１施設から予約不可の返信を受けた場合には第１施設に類似する他の施設を抽出するという手法も共通するところ、前記イのとおり、引用発明において、第１施設から予約可否の返信が長時間送信されない場合には、予定される利用日又は利用日時よりも前に、利用者の希望する条件に合致した施設を予約するという本来的な要請を満たすことができないおそれがあるところ、上記本来的な要請を満たすために、第１施設からの予約可否の返信を長時間待ち続けるという事態を回避しようとすることは、当業者であれば当然に着想するものと認められるから、引用発明に引用文献２記載技術のタイムアウト処理を適用する動機付けがあるといえる。 」

（コメント）

　動機付けありとした判断のポイントは、施設予約には、予定される利用日又は利用日時よりも前に、利用者の希望する条件に合致した施設を予約するという本来的な要請があるところ、引用文献１では本来的な要請を満たすことができないおそれがあり、引用文献２ではそのおそれを回避する効果があるというものである。

　このロジックによれば、副引例が奏する効果、または解決する課題等が、本来的な要請に基づくもの（あるいは普遍的な課題を解決するもの等）と言ってしまえば、常に副引例を組み合わせる動機付けがあることになってしまう。判断が恣意的にならないようにするために、判断者は、本来的な要請があることを丁寧に示す必要がある。また、無効を主張する立場としては、当然そうした要請を示す必要があるであろう。

　

［裁判例］携帯情報通信装置事件（令和３年（行ケ）１０１３９号）

　携帯端末に表示しきれない高解像度の画像を受信したときに外部の表示装置に表示させる携帯情報通信装置の発明についての無効審判の審決取消訴訟である。

　特許請求の範囲の記載はとても長いが、ポイントとなるのは次の構成要件である。下線及び①②は筆者が追加。

Ｇ’ 前記無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、前記中央演算回路に送信し、前記中央演算回路が該デジタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理し、前記グラフィックコントローラが、該中央演算回路の処理結果に基づき、前記単一のＶＲＡＭに対してビットマップデータの書き込み／読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段又は前記インターフェース手段に送信して、前記ディスプレイ手段又は前記外部ディスプレイ手段に画像を表示する機能（以下、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と略記する）を有する、 携帯情報通信装置において、 

Ｈ’ 前記グラフィックコントローラは、前記携帯情報通信装置が前記高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、①前記単一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に送信する機能と、②前記単一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能と、を実現し、

　G´で言っているのは、無線通信手段によって高解像度画像を受信し、処理し、表示する一連の機能があるということであり、H’で言っているのは、その一連の処理において、①携帯端末の備え付けのディスプレイパネルと同じ解像度の画像を読み出して表示する機能、②ディスプレイより高解像度の画像を読み出して外部ディスプレイ手段に表示させるためにインターフェース手段に送信する機能、の２つがあるということである。

　さて、主引例となった甲１発明は以下のとおりである。

（甲１発明）

「甲１発明は、内部表示装置における内部表示用の表示データを格納するための領域と、内部表示装置よりも高解像度の外部表示装置における外部表示用の表示データを格納するための領域を表示メモリに確保し、内部表示用の表示データを選択的に外部表示用の領域に格納することで、解像度の違いによる外部表示装置における表示領域を有効に利用することが可能となるという効果を奏する（【０１０４】）」

（周知技術）

「携帯電話機において、携帯電話機のディスプレイによりそのままでは表示できないデータを外部の表示装置に表示する技術は、周知技術であるといえる。」

（裁判所の判断）

「ア 甲１文献には、「データ」や「プログラム」の受信に際して無線を利用することについては、そもそも一切記載はない。もっとも、甲１文献の【０１０３】の「本装置を実現するコンピュータは、記録媒体に記録されたプログラムを読み込み、または通信媒体を介してプログラムを受信し、このプログラムによって動作が制御されることにより、上述した処理を実行する。」との記載に照らせば、無線を含む通信媒体を「プログラム」を「受信」するために利用することは示唆されているといえる。また、甲１文献の【００８３】では、表示内容を上位のアプリケーションが処理することも記載されているから、甲１発明において、「無線通信手段」を設け、「無線通信手段」で受信した「画像データ」を処理して画像を表示するように構成することまでは、当業者が容易に想到し得たことということも可能と考えられる。 

　しかし、甲１文献には、表示装置の解像度に関する記載はあっても、プログラムやデータに関する解像度の記載はなく、無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信して、この「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」についてディスプレイ制御手段やインターフェース手段に送信するデジタル表示信号を生成する具体的な構成については、何らの開示や示唆もない。そうすると、結局、当業者が相違点４に係る構成を容易に想到することができたとはいえないというべきである。」

「しかし、前示のとおり、甲１文献には、「データ」や「プログラム」の受信に際して無線を利用することについて一切記載はないものの、この点については想到可能であるとしても、表示装置の解像度に関する記載はあっても、プログラムやデータの解像度に関する記載は一切なく、甲１発明の「画像データ」が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」であることについて、何らの開示や示唆もない。 

　また、前記認定の周知技術も、携帯電話機において、携帯電話機のディスプレイによりそのままでは表示できないデータを外部の表示装置に表示する技術を開示するのにとどまり、「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信するとの点や、グラフィックコントローラは、携帯情報通信装置が前記高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記インターフ

ェース手段に送信する機能を実現するとの点まで具体的に示唆するものではないから、前記 認定の周知技術を加味しても、当業者が相違点４に係る構成を容易に想到できたとはいえないし、この点に係る構成が単なる設計事項であるということもできない。」

（コメント）

　甲１発明は、構成要件H’の①②を備えている。足りないのは、①②の処理が「前記高解像度画像受信・処理・表示機能（構成要件G）を実現する場合」の機能である点である。もう少し細かくいうと、甲１発明も画像の処理と表示はしているから、足りないのは、「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信」する点である。

　携帯電話機の中に、「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」が入ってくる経路として、無線通信手段を介して入ってくることも当然あり得る話だと思うが、そのことを開示した文献が示されなかったため、進歩性が認められたと考えられる。

早期審査についてPart2

　以前、早期審査と特許査定率の関係について調べたが、今回は早期審査を経て登録になった特許と、通常（非早期）の審査で登録になった特許について、異議申立事件での取消率等に影響があるのかどうかを調べた。

　対象は、2014年1月以降に特許公報が発行された案件で、異議申立が終了している案件である。前も書いたが、データベースに、早期審査をした、という分類はなかったので、早期審査の事情説明書、早期審査に関する通知書、早期審査に関する報告書等のいずれかが出ていることをキーとして早期審査の特許に分類した。

　まず、早期審査で登録になった特許が全件の26.1%と、異議申立ての全件数に占める割合は非常に高かった。（前回調査によれば、登録件数に占める早期審査の割合は、６％程度にすぎない。）

　しかし、取消理由が通知される割合、訂正請求を出した割合、権利が取り消される割合については、早期審査で登録になった特許と非早期の審査で登録になった特許でほとんど違いがない。

　

　肌感覚としては、早期審査した案件の特許査定率の高さとも相俟って「よくこれで特許になったなあ」と思うものが多いような気がしたが、必ずしもそうではないのかもしれない。

　これまで、早期審査→特許査定率が高いと思っていたが、原因と結果が逆なのかもしれない。つまり、特許査定率が高いものが早期審査されている。

　早期審査の特許の方が異議申立てされる割合が高いのは、それだけ、重要性が高いと考えれば説明がつく。

［裁判例］システムを装置に変えることは容易か（令和３年（行ケ）１００２７号）

　株式会社REVO等が保有する特許に対して、SELF株式会社が起こした無効審判の審決取消訴訟である。並行して、株式会社REVO等がSELF株式会社を特許侵害で訴えており（令和４年（ネ）１０００８号）、その件も同じ裁判体によって判断され、同日に判決が言い渡されている。

　対象の特許は、健康管理を想定した情報提供装置の発明であり、一度に多くの個人情報を入力させるのはユーザにとって負担が大きいので、最初に個人情報の入力を受け付けた後は、折に触れてユーザに質問して、負担のない態様で個人情報の入力をさせることをポイントとする発明である。

【請求項１】

１Ａ ユーザから取得したい個人情報のうち幾つかを予め受け付ける第１受付手段と， 

１Ｂ 前記第１受付手段によって受け付けていない個人情報に対応する属性の質問を行う質問手段と， 

１Ｃ 前記質問手段による質問に対する返答である個人情報を受け付ける第２受 付手段と， 

１Ｄ 前記第１及び第２受付手段によって受け付けられた個人情報と当該個人情報に対応する属性とが紐付けた状態で格納される格納媒体と， 

１Ｅ 前記第１又は第２受付手段によって受け付けられた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行う提案手段と，を備え， 

１Ｆ 前記提案手段は，前記個人情報に基づいてウェブサイトから前記ユーザに対して提案すべき情報を取得する手段と， 

１Ｇ 前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す手段と，を有する 

１Ｈ 情報提供装置。

　引用発明は、ユーザの意欲を喚起する学習・生活支援システムであり、対象特許と同様に、段階的な個人情報の入力を受け付ける構成を有するものである（請求人はそのように主張している）。

　審決では、３つの相違点を認定しており、裁判所はそのうちの相違点３について相違があり、かつ、容易想到でもないと判断した。その相違点というのは、次である。

・相違点３

　情報提供システムが、本件発明１は「情報提供装置」であるのに対し、甲１発明は、ネットワークＮを介して接続された学習・生活支援サーバ２とユーザ端末３とを備える「学習・生活支援システム１」である点。 

［裁判所の判断］

　裁判所は、本件発明は装置であるのに対し、甲１発明はシステムであるとして、新規性を認めた上、進歩性について次のように判断した。

「イ 前記アの記載事項によれば、前記アの刊行物には、①スマートフォンを利用した店舗検索システムにおいて、その処理の一部をスマートフォンで行う場合と、Ｗｅｂサーバで行う場合があること（前記ア(ア)）、②クラウドサービスでは、利用者は、最低限の環境、すなわち、携帯情報端末等のクライアント、その上で働くＷｅｂブラウザ等を用意すればサービスを利用できること（同(イ)）、③場所に関する表現を含むコンテンツにおいて、表現された箇所を見つけ出すことを可能とする情報提供システムの発明において、そのシステムの構成要素が閲覧端末に搭載されるものが実施例の一つとして開示されていること（同(ウ)）が認められる。 

　しかしながら、上記①ないし③から、一般的に、情報提供サービスを行う場合において、当該サービスを提供するために必要となる処理をサーバを含むシステム全体で行うことと、当該処理をユーザ端末のみで行うことが、提供するサービスの内容いかんにかかわらず適宜選択可能な事項であるとはいえない。そして、当業者が、ネットワークＮを介して接続された学習・生活支援サーバ２と、複数の受講生・生徒が使用するユーザ端末３とを備え、受講生・生徒同士がコミュニケーションをとることのできる甲１発明の「学習・生活支援システム１」において、当該システムで必要となる処理の全てを単独のユーザ端末３で行うようにすることについては、その必要性、合理性が認められない。 

　よって、甲１発明の「学習・生活支援システム１」を単独の情報提供装置に変更することが設計的事項の範疇にあるということはできない。 

 ウ この点に関し、原告は、甲１の学習・生活支援サーバ２に実装された記憶部をユーザ端末３に配置変更することは、甲１の【００２２】に記載されているから、甲１に接した当業者であれば、ユーザ端末３の制御部が、当該記憶部から個人情報を読み出し、ユーザ端末３の制御部によってユーザに対する提案が実現されるように設計変更することは容易である旨主張する。 

　しかし、甲１の【００２２】には、学習・生活支援サーバ２が備える記憶部に記憶されるようにされている各種情報をユーザ端末３に記憶するようにしてもよいとの記載があるにすぎず、学習・生活支援サーバ２が備える他の機能をユーザ端末３に備えることについての記載や示唆はない。

　したがって、甲１に接した当業者が、甲１発明の「学習・生活支援システム１」の構成全体を単独の情報提供装置に変更することの動機付けは認められないから、相違点３に係る本件発明１の構成を容易に想到することができたものと認めることはできない。 

　したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

（コメント）

　装置とシステムとで構成上の違いがあるから新規性あり、というところまでよいとして、システムで構成している甲１発明を装置に変更するのが容易でないという判断には驚いた。甲１発明が学習・生活支援システムであるという点を考慮して、単独の装置では、実現不可能ということを考慮したと思われる。確かに、甲１発明を出発点とすれば、システムを装置に変えるのは困難ということは言えるかもしれないが、たまたま選んできた引例がそういう前提だったというだけで、発明のポイントは開示されているのではないか。特許のための議論という感じは否めないが、こういう議論が通用する可能性があることは留意しておいた方がよいと思う。

　さて、本件に関してさらに驚いたのは、同日に出された侵害訴訟の判決では、本件発明は、甲１発明を理由に、新規性なしと判断されたことである。（いや、これは自分が何かを見落としているのかもしれない。）　下記の判決文における乙８が上で述べた甲１発明である。

［裁判所の判断］（侵害訴訟）

「(ウ) 構成要件１Ｈについて 

ａ 乙８発明１の学習・生活支援サーバ２は、本件発明１の構成要件１Ｈの「情報提供装置」に相当するものである。 

 ｂ これに対し、控訴人らは、本件発明１の構成要件１Ｈの「情報提供装置」は、「ユーザから取得したい個人情報のうち幾つかを予め受け付ける第１受付手段と、」という構成要件１Ａを含む各手段等を備えるものであり、本件明細書の【００２９】の記載から、構成要件１Ａの「第１受付手段」は、「タッチパネル１１４」と「制御部１０１」と「記憶部１０２」とが協働して実現することができるものと解釈すべきであるところ、乙８発明１の構成１ｈの「学習・生活支援サーバ」は、「タッチパネル１１４」のようなユーザインタフェースを有していないから、本件発明１の構成要件１Ｈの「情報提供装置」と、乙８発明１の構成１ｈの「学習・生活支援サーバ」は、ユーザインタフェースの有無という点で相違すると主張する。 

　しかるところ、本件発明１の構成要件Ｈの「情報提供装置」は、構成要件１Ａの「第１受付手段」を備えるものであるが、前記(ア)ｂのとおり、本件特許の特許請求の範囲（請求項１）には、本件発明１の「ユーザから取得したい個人情報のうち幾つかを予め受け付ける第１受付手段」を「タッチパネル」のようなユーザインタフェースを有するものに限定する記載はないから、控訴人らの上記主張は、その前提において採用することができない。 

　したがって、控訴人らの上記主張は、理由がない。 

ウ まとめ 

　以上によれば、乙８発明１は、本件発明１の構成要件１Ａないし１Ｈの構成を全て有するから、本件発明１は、乙８発明１と同一の発明であるものと認められる。 

　したがって、本件発明１に係る本件特許には、新規性欠如の無効理由（特許法２９条１項３号、１２３条１項２号）がある。 」

（コメント）

　こちらでは、進歩性欠如ではなく、新規性欠如である。装置とシステムは実質的に違いはないと。