［裁判例］システムを装置に変えることは容易か（令和３年（行ケ）１００２７号）

　株式会社REVO等が保有する特許に対して、SELF株式会社が起こした無効審判の審決取消訴訟である。並行して、株式会社REVO等がSELF株式会社を特許侵害で訴えており（令和４年（ネ）１０００８号）、その件も同じ裁判体によって判断され、同日に判決が言い渡されている。

　対象の特許は、健康管理を想定した情報提供装置の発明であり、一度に多くの個人情報を入力させるのはユーザにとって負担が大きいので、最初に個人情報の入力を受け付けた後は、折に触れてユーザに質問して、負担のない態様で個人情報の入力をさせることをポイントとする発明である。

【請求項１】

１Ａ ユーザから取得したい個人情報のうち幾つかを予め受け付ける第１受付手段と， 

１Ｂ 前記第１受付手段によって受け付けていない個人情報に対応する属性の質問を行う質問手段と， 

１Ｃ 前記質問手段による質問に対する返答である個人情報を受け付ける第２受 付手段と， 

１Ｄ 前記第１及び第２受付手段によって受け付けられた個人情報と当該個人情報に対応する属性とが紐付けた状態で格納される格納媒体と， 

１Ｅ 前記第１又は第２受付手段によって受け付けられた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行う提案手段と，を備え， 

１Ｆ 前記提案手段は，前記個人情報に基づいてウェブサイトから前記ユーザに対して提案すべき情報を取得する手段と， 

１Ｇ 前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す手段と，を有する 

１Ｈ 情報提供装置。

　引用発明は、ユーザの意欲を喚起する学習・生活支援システムであり、対象特許と同様に、段階的な個人情報の入力を受け付ける構成を有するものである（請求人はそのように主張している）。

　審決では、３つの相違点を認定しており、裁判所はそのうちの相違点３について相違があり、かつ、容易想到でもないと判断した。その相違点というのは、次である。

・相違点３

　情報提供システムが、本件発明１は「情報提供装置」であるのに対し、甲１発明は、ネットワークＮを介して接続された学習・生活支援サーバ２とユーザ端末３とを備える「学習・生活支援システム１」である点。 

［裁判所の判断］

　裁判所は、本件発明は装置であるのに対し、甲１発明はシステムであるとして、新規性を認めた上、進歩性について次のように判断した。

「イ 前記アの記載事項によれば、前記アの刊行物には、①スマートフォンを利用した店舗検索システムにおいて、その処理の一部をスマートフォンで行う場合と、Ｗｅｂサーバで行う場合があること（前記ア(ア)）、②クラウドサービスでは、利用者は、最低限の環境、すなわち、携帯情報端末等のクライアント、その上で働くＷｅｂブラウザ等を用意すればサービスを利用できること（同(イ)）、③場所に関する表現を含むコンテンツにおいて、表現された箇所を見つけ出すことを可能とする情報提供システムの発明において、そのシステムの構成要素が閲覧端末に搭載されるものが実施例の一つとして開示されていること（同(ウ)）が認められる。 

　しかしながら、上記①ないし③から、一般的に、情報提供サービスを行う場合において、当該サービスを提供するために必要となる処理をサーバを含むシステム全体で行うことと、当該処理をユーザ端末のみで行うことが、提供するサービスの内容いかんにかかわらず適宜選択可能な事項であるとはいえない。そして、当業者が、ネットワークＮを介して接続された学習・生活支援サーバ２と、複数の受講生・生徒が使用するユーザ端末３とを備え、受講生・生徒同士がコミュニケーションをとることのできる甲１発明の「学習・生活支援システム１」において、当該システムで必要となる処理の全てを単独のユーザ端末３で行うようにすることについては、その必要性、合理性が認められない。 

　よって、甲１発明の「学習・生活支援システム１」を単独の情報提供装置に変更することが設計的事項の範疇にあるということはできない。 

 ウ この点に関し、原告は、甲１の学習・生活支援サーバ２に実装された記憶部をユーザ端末３に配置変更することは、甲１の【００２２】に記載されているから、甲１に接した当業者であれば、ユーザ端末３の制御部が、当該記憶部から個人情報を読み出し、ユーザ端末３の制御部によってユーザに対する提案が実現されるように設計変更することは容易である旨主張する。 

　しかし、甲１の【００２２】には、学習・生活支援サーバ２が備える記憶部に記憶されるようにされている各種情報をユーザ端末３に記憶するようにしてもよいとの記載があるにすぎず、学習・生活支援サーバ２が備える他の機能をユーザ端末３に備えることについての記載や示唆はない。

　したがって、甲１に接した当業者が、甲１発明の「学習・生活支援システム１」の構成全体を単独の情報提供装置に変更することの動機付けは認められないから、相違点３に係る本件発明１の構成を容易に想到することができたものと認めることはできない。 

　したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

（コメント）

　装置とシステムとで構成上の違いがあるから新規性あり、というところまでよいとして、システムで構成している甲１発明を装置に変更するのが容易でないという判断には驚いた。甲１発明が学習・生活支援システムであるという点を考慮して、単独の装置では、実現不可能ということを考慮したと思われる。確かに、甲１発明を出発点とすれば、システムを装置に変えるのは困難ということは言えるかもしれないが、たまたま選んできた引例がそういう前提だったというだけで、発明のポイントは開示されているのではないか。特許のための議論という感じは否めないが、こういう議論が通用する可能性があることは留意しておいた方がよいと思う。

　さて、本件に関してさらに驚いたのは、同日に出された侵害訴訟の判決では、本件発明は、甲１発明を理由に、新規性なしと判断されたことである。（いや、これは自分が何かを見落としているのかもしれない。）　下記の判決文における乙８が上で述べた甲１発明である。

［裁判所の判断］（侵害訴訟）

「(ウ) 構成要件１Ｈについて 

ａ 乙８発明１の学習・生活支援サーバ２は、本件発明１の構成要件１Ｈの「情報提供装置」に相当するものである。 

 ｂ これに対し、控訴人らは、本件発明１の構成要件１Ｈの「情報提供装置」は、「ユーザから取得したい個人情報のうち幾つかを予め受け付ける第１受付手段と、」という構成要件１Ａを含む各手段等を備えるものであり、本件明細書の【００２９】の記載から、構成要件１Ａの「第１受付手段」は、「タッチパネル１１４」と「制御部１０１」と「記憶部１０２」とが協働して実現することができるものと解釈すべきであるところ、乙８発明１の構成１ｈの「学習・生活支援サーバ」は、「タッチパネル１１４」のようなユーザインタフェースを有していないから、本件発明１の構成要件１Ｈの「情報提供装置」と、乙８発明１の構成１ｈの「学習・生活支援サーバ」は、ユーザインタフェースの有無という点で相違すると主張する。 

　しかるところ、本件発明１の構成要件Ｈの「情報提供装置」は、構成要件１Ａの「第１受付手段」を備えるものであるが、前記(ア)ｂのとおり、本件特許の特許請求の範囲（請求項１）には、本件発明１の「ユーザから取得したい個人情報のうち幾つかを予め受け付ける第１受付手段」を「タッチパネル」のようなユーザインタフェースを有するものに限定する記載はないから、控訴人らの上記主張は、その前提において採用することができない。 

　したがって、控訴人らの上記主張は、理由がない。 

ウ まとめ 

　以上によれば、乙８発明１は、本件発明１の構成要件１Ａないし１Ｈの構成を全て有するから、本件発明１は、乙８発明１と同一の発明であるものと認められる。 

　したがって、本件発明１に係る本件特許には、新規性欠如の無効理由（特許法２９条１項３号、１２３条１項２号）がある。 」

（コメント）

　こちらでは、進歩性欠如ではなく、新規性欠如である。装置とシステムは実質的に違いはないと。