2022年6月30日木曜日

[裁判例]ウェブ情報提供方法事件(知財高裁令和4年4月21日)

  ウェブ情報提供方法に関する特許を有するジェイキャストが、Zホールディングスを訴えた特許侵害訴訟の控訴審である。一審では、ジェイキャストの訴えが認められ、10億円以上の損害賠償請求が認められたが、控訴審では非侵害の結論となった。
 判決文には閲覧制限がかけられているため被告システムの構成は明らかではないが、クレーム解釈の相違によって結論が変わった。
 
 発明は、アクセスポイントの地域性を利用してターゲット広告を出すという内容であり、特許請求の範囲は次のとおりである。

1A 通信ネットワークを介して,ウェブ情報をユーザ端末に提供するウェブ情報提供方法において,
1B1 ユーザ端末に接続されたアクセスポイントが該ユーザ端末に割り当てた前記アクセスポイントのIPアドレス,およびIPアドレスとアクセスポイントに対応する地域とが対応したIPアドレス対地域データベースを用いて,
1B2 前記ユーザ端末に割り当てられたIPアドレスを所有するアクセスポイントが属する地域を判別する第1の判別ステップと,
1C 前記判別された地域に基づいて,該地域に対応したウェブ情報を選択する第1の選択ステップと,
1D 前記選択されたウェブ情報を,前記IPアドレスが割り当てられたユーザ端末に送信する送信ステップと,
1E を有したことを特徴とするウェブ情報提供方法。

 争点となったのは、1B1,1B2で、「IPアドレスとアクセスポイントに対応する地域とが対応したIPアドレス対地域データベースを用いて」いるかどうか、より具体的には、「アクセスポイントに対応する地域」をどう解釈するかである。

 一審判決および原告の主張は、「アクセスポイントが利用している物理的回線網等の敷設範囲に相当する地域」であり、被告の主張は「アクセスポイントの設置されている地点とその近傍の一定の地域」である。

[裁判所の判断]
イ 構成要件1B2の「第1の判別ステップ」及び構成要件2B2の「第1 の判別手段」において,「判別」の対象となっているのは「アクセスポイントが属する地域」である。ここで「アクセスポイント」はインターネットやパソコン通信のホストにアクセスするために各地に設けられるモデム 等の接続点を意味し(甲16の2),「属する」とは「範囲内にある」と いう意味であるから(乙57),文言上,「アクセスポイントが属する地域」とは,「アクセスポイントという接続点が設置された各地点がその範囲内にある一定の地域」と解釈される。 

エ 以上によれば,本件各発明は,①当該アクセスポイントは一定の範囲の連続するIPアドレスを所持していること,②アクセスポイントに接続す るユーザ端末は,同端末が存在する地域と同じ地域に所在するアクセスポイントに接続することが一般的であること,③アクセスポイントは,接続されたユーザ端末に,所持するIPアドレスを一つ割り当てること,というインターネット接続の基本的な仕組みに関する技術的事項を前提とした上で,本件特許出願当時には,一般ユーザのインターネット接続方式はダイヤルアップ接続がほとんどであり,ダイヤルアップ接続においては,ユーザの発信地域以外の地域にあるアクセスポイントに接続することが可能であるものの(本件明細書等の段落【0038】),同方式によるユーザ は,電話料金を抑えるため,自分のいる場所から市内通話料金(単位料金区域)内の最寄りのアクセスポイントにアクセスして接続を行うことが通常であり(甲3,甲68,甲69,甲70,甲71),各アクセスポイン トはそのアクセスポイントの近傍からアクセスしてきたユーザにそのアクセスポイントが所持するIPアドレスを付与していたことを踏まえ,ダイヤルアップ接続を前提として,出願当時,ダイヤルアップ接続においては, ISPは日本全国に多数のアクセスポイントを設置していたため(甲68,甲69,甲72),アクセスポイントは一定の地域性を有していること, ユーザは単位料金区域内の最寄りのアクセスポイントに接続するのが通常であることから,ユーザ端末はアクセスポイントの設置された地点の近傍に所在する蓋然性が高いという経験則があることを利用して,そのアクセスポイントの設置場所の近傍をユーザが所在する地域と想定することによって,ユーザの所在する地域に対応した地域情報をある程度の確率で提供することができるという技術的思想に基づくものと認められる。 
オ そうすると,「アクセスポイントに対応する地域」等とは,「アクセスポイントの設置されている地点とその近傍の一定の地域」と解釈するのが相当であり,また,「近傍の一定の地域」とは,原則として,ダイヤルアップ接続を前提として,同一の市内通話料金で通信することができる地域, すなわち単位料金区域を指すものと解するのが相当である。

このように、裁判所は、本発明はダイアルアップ接続を前提とした発明であり、アクセスポイントにアクセスしてくるユーザは自然とその近傍に所在しているということを利用し、アクセスポイントの設置されている地点を規定したものだと述べた。

[原審との対比]
 控訴審の判断と原審の判断を対比すると非常に面白い。立場変わればここまで違うか、という感じ。

〇ダイアルアップ接続について
(原審)
しかし,本件特許出願日当時におけるダイヤルアップ接続であろうと,NTT東西の設立後のIP網等であろうと,ユーザ端末が同端末の存在する地域と同一地域内にあるアクセスポイントに接続し,当該アクセスポイントがその所持する一定の範囲のIPアドレスの一つを割り当てるという前提は同一であり,これにより,いずれの方式によっても,IPアドレ スと「アクセスポイントに対応する地域」等とを対応付けることが可能となるのであるから,ダイヤルアップ接続であろうが常時接続であろうが変わることなく本件各発明の技術思想は当てはまるというべきである。 

(控訴審)
しかしながら,前記1⑵イのとおり,そもそも「地域IP網」が現れたのは,平成11年以降のことであり,本件特許出願時(平成10年6月26日)には存在しない仕組みであって,出願当時に存在した技術常識ともいえず,当然,本件明細書等には記載も示唆もされていない。したがって,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するに当たり,上記事実を参酌することはできないというべきである。

〇審査経過について
(原審)
しかし,本件補正に係る意見書(甲12の14)によれば,原告は,ユ ーザの発信地域とアクセスポイントに対応する地域等が同一であることを前提としつつも,「ユーザの発信地域は,ユーザ端末101aがアクセ スポイント109aに接続されているため,正確にはアクセスポイント109aに対応する地域であること」(同2頁)等を考慮し,「地域」とい う文言を「アクセスポイントに対応する地域」に補正したものと認められる。 
このように,本件補正は特許請求の範囲の文言の意味を明確化するものにすぎないというべきであり,本件補正は判別される地域を限定したもの であるとの被告の上記主張は理由がない。 

(控訴審)
そして,このことは,本件特許の出願経過からも明らかである。すなわち,本件特許の出願経過は原判決「事実及び理由」第2の2⑵イ記載のと おりであるが,一審原告は,出願経過中の本件補正により,「IPアドレスと地域とが対応したIPアドレス対地域データベース」を「IPアドレ スとアクセスポイントに対応する地域とが対応したIPアドレス対地域デ ータベース」とし,さらに「IPアドレスが属する地域」を「IPアドレ スを所有するアクセスポイントが属する地域」(甲12の13)として,自ら「アクセスポイントが対応する」及び「アクセスポイントが属する」 をあえて付加している。そして,一審原告は,意見書(甲12の14)に おいて,「アクセスポイントが属する地域を判別することについては,・・・ユーザの発信地域は,ユーザ端末101aがアクセスポイント109aに接続しているため,正確にはアクセスポイント109aに対応する地域である」と説明し,さらに,本件拒絶査定不服審判における審判 請求書(甲12の16)において,「・・・,IPアドレス対地域データ ベースにおいてはIPアドレス毎にアクセスポイントが設置された地域,例えば県や市,さらには市よりも狭い地域を対応付けておくことによって, ユーザ端末が接続しているアクセスポイントの属する地域から,ユーザ端末の地域を県単位,市単位または市よりも狭い地域単位で判別することができるという顕著な効果を奏します」と述べている。このように,一審原告自らが「アクセスポイントに対応する地域」等の解釈につき,IPアドレス毎にアクセスポイントが設置された地域を対応付けることを意味するものと主張していたものである。 


 

 

2022年6月28日火曜日

[米国]クレーム解釈についての判決

  NATURE SIMULATION SYSTEMS INC.,(以下「NSS」)とAUTODESK, INC. の特許侵害訴訟。地裁がNSSの特許クレームは不明確であると判断したのに対し、CAFCが地裁の判断を誤りであると判断した。

[経緯・背景]
 被告であるAUTODESKは、専門家の宣誓供述書を提出し、NSSの特許クレームは不明確であると主張した。
 これに対し、NSSは、問題となっている文言は明細書に明確に記載されており、クレーム解釈を要せず、本技術分野の通常の意味に解釈すればよいと反論した。

 地裁は、専門家が当業者が理解できないと言っている場合に、クレームが明確かどうかを判断するためには、未回答の問題についての議論を見るしかないとし、クレーム文言について「未回答の問題」がある場合には、そのクレーム文言は不明確であると判断した。
 また、地裁は、明細書で「未回答の問題」に答えたとしても、クレームで答えていなければ、明確性の要件は満たさないとした。

[CAFCの判断]
 クレームは、クレーム文言、明細書、審査経過などの内部証拠に基づき、足りなければ、関連する科学的原則、技術用語の意味、技術水準などの外部証拠を参酌して解釈すべきである(Phillips v. AWH Corp)。地裁の判断は、このクレーム解釈のプロトコルを採用せず、「未回答の問題」という基準で判断しており、誤りであるとした。

 また、CAFCは、米国特許法112条の条文から見て、クレームの主たる機能は、排除する権利の境界を通知し、限界を定めることであり、発明を説明することではないと述べ、未回答の問題にクレームで答えなければ明確性の要件を満たさないとの地裁判断を否定した。
 
 さらに、CAFCは審査経過との関係について、次のように述べた。
 PTOの審査官は、特許性の法定要件だけでなく、関連技術にも精通しているとみなされるから、審査官の行動は、公的機関の行動として適切な敬意を払うべきである。我々は、審査官が、出願を許可する状態にすることをまさに目的としてクレームを修正することを選択した場合、クレームに不明確な用語を導入することはないと推定する。 
 なお、最後の見解に対しては、DYK判事による反対意見(特許審査官が不明確な表現を導入したという事実は、特許法112条の要件をクレームから免責するものではない。)が付されている。




2022年6月26日日曜日

[米国]IPRでAAPAは使えるか。

  米国のIPR(Inter partes review)でAAPA(発明者が自認した先行技術:Applicant Admitted Prior Art)を使えるかどうかが争点となったCAFC判決(Qualcomm v. Apple, CAFC 2020-1558, 2020-1559)についての報告。

[背景・経緯]
 米国の審査においては、AAPA、すなわち、自身の明細書で先行技術として記載した技術は、その出願に対する先行技術として扱われ、拒絶の理由となり得る。このことは、MPEPにも記載されている。
 
 IPRは、申立の根拠について、次のように定めている。

311条(IPR)
(b) Scope.--A petitioner in an inter partes review may request to cancel as unpatentable 1 or more claims of a patent only on a ground that could be raised under section 102 or 103 and only on the basis of prior art consisting of patents or printed publications. 

 下線で示した部分によりをどう解釈するかが問題となった。

 特許権者であるQualcommは、IPRにおいてAAPAを基礎(basis)として用いることは認められていないと主張し、申立人であるAppleは特許または刊行物(書類それ自体が先行技術でなくとも)に含まれるあらゆる「先行技術」をIPRに用いることができると主張し、PTABはAppleの主張を認めた。

[CAFCの判断]
 311条(b)の条文の文言や従前の司法解釈からみて、IPRでは特許または刊行物それ自体が先行技術であることが必要である。したがって、対象特許に記載されているいかなる記載も先行技術とはならないと判断した。
 ただし、AAPAであるということによって一律にIPRから除外されるわけではない。IPRで、申立人が先行文献以外の証拠(専門家の証言等)に依拠することができるのと同じように、特許クレームが自明であるか否かを評価する際に、特許明細書での自認に依拠することは適切であると述べた。



2022年6月10日金曜日

[商標]類否判断トレーニング

 商標類否判断のトレーニングのサイトを作成しました。

http://trademarkquiz.jp/quiz_trade_mark/

最近の審決、審査より題材を抜粋した。
審決ではほとんどが非類似と判断されている。審査で類似→審決取消で権利者が諦めた例(指定商品の削除等で登録審決)は、審査での商標「類似」の判断し、類似例としている。

類否判断には、若干のブレがあるように思う。特に、審査と審判では違うような印象である。しかしながら、グレーゾーンがあるということを認識した上で、どの辺から類似でどの辺からが非類似かを知ることには意味があると思う。

不具合などありましたら、ぜひ、ご連絡ください。

商標類否の非類似の理由はだいたい3パターンに分類され、次の順序で見ていけばよいと思う。
ステップ1 対比し得る部分を分離できるかどうか?
      一体不可分を理由に対比し得る部分を分離できなければ非類似。
ステップ2 対比し得る部分の称呼が類似するか?
      称呼が類似しなければ、ほぼ非類似。
ステップ3 称呼が類似している場合、全体として相紛れるか?
      称呼共通でも外観が著しく異なり、相紛れない場合は非類似。
     



[裁判例]【補足】システムを装置に変えることは容易か(令和3年(行ケ)10027号)

 2022年12月29日の投稿で、タイトル記載の裁判例(審決取消訴訟)でシステムを装置に変えることに進歩性が認められたことを報告した。その中で、同日に出された侵害訴訟の判決では、同じ引例を理由に、新規性なしと判断されたことに非常に驚いたとコメントした。  この件について、今月号の...