部品を販売したときの完成品の特許の消尽（平成２６年（ネ）１００４３号）

　特許権者が販売した特許製品については、特許が用い尽くされたものとして特許権の効力が及ばない。これを「消尽」という。特許権者から製品を購入したのに、その製品の使用に際し特許権を行使されてはたまらない。消尽が認められる趣旨は容易に理解できると思う。

　

　ところで、特許権者から特許製品の部品を購入した場合はどうであろうか？特許権者から特許の部品を購入して特許製品を組み立てた、といった場合、その完成品について特許権を行使されることはあるだろうか。

　もう少し整理すると、購入した部品の性質により２パターンに分けられる。

　購入した部品が広く一般に流通するものなら、それを使って特許製品を組み立てた場合、当然、特許権が及ぶと解される。例えば、椅子の特許を有する特許権者からネジを購入し、そのネジを使って椅子を製造したとした場合、特許権者からネジを購入したことにより特許権の行使を逃れることはないであろう。

　もう一つのパターンは、購入した部品が特許製品を製造するためにのみ用いられるものだった場合、あるいは、特許製品を製造することの蓋然性が高い場合である。例えば、エンジンに特徴のある自動車の特許権者からエンジンを購入し、そのエンジンを使って自動車を生産した場合である。この場合、特許権者から購入したエンジンは自動車を生産するためにしか使うことができないため、特許権者はエンジンを使うことを予見している。このような場合にも、自動車の特許について、権利行使を認めてもよいか。

　

　平成２６年（ネ）１００４３号の判決において以下のように述べている。この判決においては、上記で「部品」で述べたものを「１号製品」と呼んでいることに注意されたい。

［裁判所の判断］

　(ｱ) 特許権者又は専用実施権者（この項では，以下，単に「特許権者」という。）が，我が国において，特許製品の生産にのみ用いる物（第三者が生産し，譲渡する等すれば特許法１０１条１号に該当することとなるもの。以下「１号製品」という。）を譲渡した場合には，当該１号製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し，もはや特許権の効力は，当該１号製品の使用，譲渡等（特許法２条３項１号にいう使用，譲渡等，輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同じ。）には及ばず，特許権者は，当該１号製品がそのままの形態を維持する限りにおいては，当該１号製品について特許権を行使することは許されないと解される。しかし，その後，第三者が当該１号製品を用いて特許製品を生産した場合においては，特許発明の技術的範囲に属しない物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されていることから，当該生産行為や，特許製品の使用，譲渡等の行為について，特許権の行使が制限されるものではないとするのが相当である（ＢＢＳ最高裁判決（最判平成９年７月１日・民集５１巻６号２２９９頁），最判平成１９年１１月８日・民集６１巻８号２９８９頁参照）。 

　なお，このような場合であっても，特許権者において，当該１号製品を用いて特許製品の生産が行われることを黙示的に承諾していると認められる場合には，特許権の効力は，当該１号製品を用いた特許製品の生産や，生産された特許製品の使用，譲渡等には及ばないとするのが相当である。 

　このように裁判所は、特許権者から譲渡を受けた１号製品を用いて特許製品を生産することについて消尽を認めないとしつつも、特許権者がその生産を黙示的に承諾している場合には、特許権の効力が及ばないと判断した。

　次に、具体的にどういう場合に黙示的に承諾しているかについて検討する。この事件においては黙示の承諾は認められなかったが、その理由は以下のとおりである。

⓵販売者はライセンシーであったが、包括的なクロスライセンスであったため、ライセンス対象製品を用いて生産される可能性のある製品の全てについて生産等を承諾したとは言えない。

②特許製品を完成させるためには、技術的・経済的に重要な価値を有する他の部品を要する。

③１号製品を使って完成品を製造するのに特許権者の許諾を要するとしても、１号製品の流通を阻害するとは言えない。

④販売者はそもそも特許権のライセンスを与える権限がなかった。

　この事件では①～④のような事情があったため黙示の承諾があったとは認められなかった。

　上記した①～④については、この事件固有の事情なのでこの事情があれば（あるいはなければ）どうといった結論を導けるものではないが、参考にはなる。

　総合的に見て、特許権者が販売した部品を使って完成品を生産することを特許権者が容易に予見できるケースでは特許の消尽が認められると思われる。

　

［裁判例］均等論の枠組み（令和３年（ワ）１００３２号）

　均等論は、被疑侵害品の構成が対象特許と同一でない場合にも、一定の要件を満たした場合に侵害を認める法理であり、 最高裁において以下のように判示されている。

「特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品又は用いる方法（以下「対象製品等」という。）と異なる部分が存する場合であっても、・・（均等論の５要件）・・、同対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（最高裁平成６年（オ）第１０８３号同１０年２月２４日第三小法廷判決・民集５２巻１号１１３頁参照）。 

　上記のように、均等論の枠組みは、典型的には特許の構成Ａが被疑侵害品では構成Ａ´となっているような場合であるが、被疑侵害品に構成Ａに対応する構成が存在しない場合はどうであろうか。

　令和３年（ワ）１００３２号はこの点について以下のように判示した。

［裁判所の判断］

　これに対し、被告は、対象製品等が構成要件の一部を欠く場合に均等論を適用することは、特許請求の範囲の拡張の主張であって許されない旨を主張するが、構成要件の一部を他の構成に置換した場合と構成要件の一部を欠く場合とで区別すべき合理的理由はないし、本件において、原告は、被告製品には構成要件 Cの「消弧材部」に対応する消弧作用を有する部分が存在し、置換構成を有する旨主張していると解されるから、被告の前記主張を採用することはできない。

　このように裁判所は、構成要件の一部を欠く場合も均等論の枠組みの中であることを判示した。

　

　構成要件の一部を欠くというのは、構成要件の分説によるようなところもあると思う。つまり、特許がＡ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄに対し、被疑侵害品がＡ＋Ｂ＋Ｃである場合、構成Ｄを欠くということになるが、見方によっては、構成Ｃ＋Ｄに変えて構成Ｃを採用しているということもできると思う。そう考えると、上記の最高裁の判示の自然な理解であるとも言える。

［裁判例］国内外にまたがるシステムの「生産」について（令和４年（ネ）第１００４６号）

　本事件は、ニコニコ動画等のサービスを提供する株式会社ドワンゴ（以下、「原告」という）と米国法人であるＦＣ２，ＩＮＣ．（以下、「被告」という）との間で争われた侵害訴訟であり、知財高裁の大合議で取り上げられた事件である。

　原告は、特許第６５２６３０４号（発明の名称「コメント配信システム」）を保有している。被告は、動画を再生して閲覧している各ユーザが、その動画に対してコメントを付与することができるサービス（「ＦＣ２　動画」「ＦＣ２　ＳａｙＭｏｖｅ」「ＦＣ２　ひまわり動画」）を提供している。

　原審は、被告の各システムは本件特許に係る発明の全ての構成要件を充足し、その技術的範囲に属すると判断した。しかしながら、被告各システムの構成要素であるサーバが米国内に存在することから、日本国内に存在するユーザ端末のみでは、本件特許に係る発明の全ての構成要件を充足しないとして、原告の請求が棄却された。

　本事件では、構成要素の一つであるサーバが国外にあるが、特許権の侵害が認められるかが論点である。より具体的には、被告各システムが新たに作り出されるに当たって被告がした行為が、本件各発明の実施行為としての「生産」（特許法２条３項１号）に該当し、本件特許権を侵害するものといえるかが論点である。

　本件については、KSIニュースレターに詳しく記載したので、そちらをご参照いただければ非常に幸いである。

　ニュースレター | KSIパートナーズ法律特許事務所 (ksilawpat.jp)

　ここでは、個人的に、最大のポイントと考えられるところを述べたい。

　素朴に考えれば、サーバは国外にあるのだから、国外にあるサーバを含むシステムの生産は、国内における生産行為とは言えないように思う。被告システムの生産とは何か、という問題設定が、この判決のポイントのように感じる。知財高裁は、以下のように設定した。

（知財高裁の判断）

(イ) 被告サービス１のＦＬＡＳＨ版における被告システム１を新たに作り出す行為について 

ａ 被告サービス１のＦＬＡＳＨ版においては、訂正して引用した原判決の第４の５⑴ウ(ア)のとおり、ユーザが、国内のユーザ端末のブラウザにおいて、所望の動画を表示させるための被告サービス１のウェブページを指定する（②）と、それに伴い、被控訴人ＦＣ２のウェブ5 サーバが上記ウェブページのＨＴＭＬファイル及びＳＷＦファイルをユーザ端末に送信し（③）、ユーザ端末が受信した、これらのファイルはブラウザのキャッシュに保存され、ユーザ端末のＦＬＡＳＨが、ブラウザのキャッシュにあるＳＷＦファイルを読み込み（④）、その後、ユーザが、ユーザ端末において、ブラウザ上に表示されたウェブページにおける当該動画の再生ボタンを押す（⑤）と、上記ＳＷＦファイルに格納された命令に従って、ＦＬＡＳＨが、ブラウザに対し動画ファイル及びコメントファイルを取得するよう指示し、ブラウザが、その指示に従って、被控訴人ＦＣ２の動画配信用サーバに対し動画ファイルのリクエストを行うとともに、被控訴人ＦＣ２のコメント配信用サーバに対しコメントファイルのリクエストを行い（⑥）、上記リクエストに応じて、被控訴人ＦＣ２の動画配信用サーバが動画ファイルを、被控訴人ＦＣ２のコメント配信用サーバがコメントファイルを、それぞれユーザ端末に送信し（⑦）、ユーザ端末が、上記動画ファイル及びコメントファイルを受信する（⑧）ことにより、ユーザ端末が、受信した上記動画ファイル及びコメントファイルに基づいて、ブラウザにおいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが可能となる。このように、ユーザ端末が上記動画ファイル及びコメントファイルを受信した時点（⑧）において、被控訴人ＦＣ２の動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバとユーザ端末はインターネットを利用したネットワークを介して接続されており、ユーザ端末のブラウザにおいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが可能となるから、ユーザ端末が上記各ファイルを受信した時点で、本件発明１の全ての構成要件を充足する機能を備えた被告システム１が新たに作り出されたものということができる（以下、被告システム１を新たに作り出す上記行為を「本件生産１の１」という。）。 

　知財高裁は、被告システムにおける生産とは、被告システムを新たに作り出す行為、より具体的には、ユーザ端末に必要なファイルをダウンロードすることであると捉えた。その上で、必要なファイルをダウンロードする行為が国内で行われたと評価できるかを検討している。

　被告は「被告各システムについては、プログラムの作成、サーバへの蔵置は海外で行われており、システムの「大部分」が日本国内で作り出されていないことは、明らかである。 」と主張しており、プログラムの作成が海外で行われたと思われる。

　しかし、知財高裁は、プログラムの作成よりも、被告システムを最終的に完成させるために、ユーザ端末に必要なファイルをダウンロードする行為に着目している。この問題設定が、今回の判決の結論を導く鍵であったように思う。

　

［米国］最近の裁判例

LESの米国問題WGのメモ。詳細は、後日発行されるLES JAPAN NEWSを参照。

Broadcom Corp. v. International Trade Commission (Fed. Cir. Mar. 8, 2022)

　国内産業要件を満たさないとしたITC決定を支持した判決。

　ITCでの差し止めが認められるためには、特許権者は、US国内で発明を実施している必要がある。

　Broadcom社のチップは、特許の構成要件の一部を満たしておらず、また、構成要件を充足する製品が製造されていることの証拠が不十分だったため、国内産業要件が認められなかった。

Lite-Netics, LLC v. Nu Tsai Capital LLC, DBA Holiday Bright Lights (Fed. Cir. February 17, 2023)

　LiteがHBL及びその顧客に特許権侵害しているとの通知を送ったことに対し、HBLが差し止めを求め、地裁は差し止めを認めたが、CAFCは地裁決定を覆した。

　CAFCは、過去の判例を引用し、「実際、特許権者は、その権利の性質と範囲に関する信念に基づいて善意で行動し、『それらの権利が何であるかを誤解している場合でも』、それらの権利を主張することを完全に許可されている。」と述べた。

［調査］AIを使った調査ツール

　世の中に AIを使った調査ツールが色々とあるが、何をどこまでできるのか。

　トライアルでいくつかのツールをちょっと触ってみただけの段階であるが、メモしておきたい。下記には筆者の推測が入っている。

［AI調査ツールのしくみ］

　AIを使った調査ツールでは、①特許番号を入れると内容の近い特許を検索する、②自然文を入れるとそれに近い内容の特許を検索する、③求めた集合について教師データとして指定した公報と近い順にソートする、ことができる。

　上記の３つは、インプット／アウトプットの仕様は若干異なるが、いずれも所定の文章に近い内容を記載した公報を探すことを基礎とするものである。具体的には、所定の文章と他の公報との類似度のスコアを求め、そのスコアに基づいて結果を出している。②では自然文をクエリとしており、①③は指定された特許内の文章をクエリとしているという違いである。

　検索のアルゴリズムは所定の文章と他の公報との類似度を求めるのであるが、おおざっぱにいうと、クエリと被調査対象の文章を特徴ベクトルで表し、特徴ベクトルどうしの類似度を求めるものと推測される。もちろん、特徴ベクトルへの変換の方法や類似度の計算方法には各社の特徴があるであろう。

　特徴ベクトルは、例えば、tf-idf（term frequency - inverse document frequency）みたいなものであり、所定の文章に頻出する用語は重要度が高いが、他の文章にも頻出する用語は重要度が低い（例えば「端末」はいくら頻出しても重要ではない）という基準で文章を評価するベクトルであると理解している。

　特徴ベクトルの類似度のスコアを計算する際には、同義語も考慮していると考えられる。

［AIでできること、できないこと］

　さて、AIの調査ツールが上記のアルゴリズムで動いているとした場合、AIで何ができるか。

　特徴ベクトルに変換した時点で、おそらく文章の文脈は失われる。文脈は見てないと明確に説明した会社もあった。したがって、AIといえども、文脈を含めた類似度を求めることはできない。つまり、AIでは、所望の発明と同一発明を開示した文献を見つけることまではできない。

　AIでできることは、特徴的な用語あるいはその同義語を同じような割合で含む文章を類似すると判断することである。類似する発明を記載した文献どうしの特徴ベクトルは高い確率で類似するものになると考えられるから、技術分野が同じあるいは近い発明群を見つけることは可能である。

［どう使うか］

　AI調査ツールの説明者からは、AIが何ができるかを理解して使うことが重要という趣旨の説明をもらった。まさにその通りだと思う。無効資料を一発で見つけることができないからAIは使えないということではなく、AIを使うことで調査業務の精度向上と効率化に役立てることができれば良い。

　これから、どういう使い方をすれば効率的な調査が可能になるのか試行錯誤してみたい。

　

［裁判例］ガス系消火設備事件（知財高裁 令和４年（行ケ）１０００９号）

　ガス系消火設備に関する発明の異議申立事件の取消決定に対する取消訴訟である。

　ガス系消火設備では、建物内の部屋に複数の容器内の消火剤ガスを導入して消火を行う。複数の容器からいっぺんにガスを供給すると部屋の圧力が高くなりすぎるので、それを防止するために、排気ダクトを太くしなくてはならない（＝ガスを逃がす）。発明のポイントは、部屋の圧力が高くなりすぎないようにし、ひいては配管を細くするために、複数の容器の容器弁の開弁時期をずらして消火剤ガスのピーク圧力が重ならないようにしたことである。

【請求項１】 （下線は補正箇所）

　建物内でのダクトおよび配管を細くすることで施工コストを低下させ、かつ、設計の自由度を高めたガス系消火設備であって、 

　消火剤ガスが貯蔵された複数の容器と、 

　複数の前記容器内の消火剤ガスを、電子機器が設けられており消火のために水を用いることができない、前記建物に設けられる部屋である防護区画へ導入する前記配管により構成される導入手段と、 

　消火剤ガスが導入される前記防護区画の側面を貫通するように前記側面に接続されて前記防護区画から消火剤ガスを排出するための、前記建物内で縦および／または横方向に延びるダクトと、 

　前記防護区画の避圧口で前記ダクトの端部に設けられたダンパとを備え、 

　前記ダンパが開閉することで前記ダクトと前記防護区画とが連通および遮断され、 

　複数の前記容器のうちの一つの容器と別の容器との容器弁の開弁時期をずらして、前記一つの容器と前記別の容器とから放出される消火剤ガスのピーク圧力が重なることを防止して前記防護区画へ消火剤ガスが導入され、 

　前記一つの容器の容器弁の第一の開弁タイミングと、前記別の容器の容器弁の第二の開弁タイミングであって前記第一の開弁タイミングとは異なり消火剤ガスのピーク圧力が重なることを防止する前記第二の開弁タイミングとを決定し、前記各容器弁に接続される制御部をさらに備える、ガス系消火設備。

　主引例である甲１発明は、「不活性ガス消火設備設計・工事基準書〔第２版〕」の記載で、容器弁の開弁時期や、窒素ガスのピーク圧力が重なること等の記載はないが基本的な構成は記載されていた（下図）。

　副引例は、火災危険抑制システム１０の発明である。ガスシリンダー１２ａと１２ｂとの間の配管４０に沿って配置されたラプチャーディスク１６ａと、ガスシリンダー１２ｂと１２ｃとの間の配管４０に沿って配置されたラプチャーディスク１６ｂの開放時間をずらすことで、シリンダー１２ａからのガスの供給を開始する時点と、シリンダー１２ｂからのガスの供給を開始する時点と、シリンダー１２ｃからのガスの供給を開始する時点とをずらした結果として、不活性ガスが、過剰圧力がかからないように制御された速度で、保護された部屋１４に順次放出されることが記載されている。

　これらの証拠からすると甲１と甲２に基づいて本件特許が進歩性なしとした異議決定は妥当なように思える。しかし、裁判所は次のように判断した。

［裁判所の判断］

　甲２には、・・・火災危険抑制システム１０において、・・・シリンダー１２ａからのガスの供給を開始する時点と、シリンダー１２ｂからのガスの供給を開始する時点と、シリンダー１２ｃからのガスの供給を開始する時点とをずらした結果として、不活性ガスが、過剰圧力がかからないように制御された速度で、保護された部屋１４に順次放出されること。」）が記載されていることが認められる。 

　しかるところ、甲２技術的事項の「ラプチャーディスク」は、配管等の内部のあらかじめ決められた圧力により動作（破裂）し、一旦動作（破裂）した後は再閉鎖されない、使い捨ての部材（甲２１ないし２３）であり、弁が繰り返し開閉する「容器弁」とは、動作及び機能が異なるものである。 

　そして、前記(2)の甲２の記載事項によれば、甲２には、①甲２記載の火災危険抑制システムは、複数（第１及び第２）のガスシリンダー間にラプチャーディスクを取り付け、第１のガスシリンダー内のガスが保護された部屋（密閉された部屋）に放出されて第１のガスシリンダー内の残存ガスのレベルが低下すると、第１及び第２のガスシリンダー間の圧力差で、ラプチャーディスクが破裂して第２のガスシリンダー内のガスが保護された部屋に放出され、このように複数のガスシリンダーからそれぞれ順次ガスが放出されることによって、保護された部屋の過圧を防止できること（前記(2)エ、キ）、②保護された部屋の大きさ、ガスシリンダーの容積、及びその他の要因によって、必要に応じてより多くのガスシリンダー及びラプチャーディスクを使用して、閉鎖された部屋（保護された部屋）を適切に保護することができること（前記(2)オ、カ）の開示があることが認められる。 

　一方で、甲２には、バルブ（図２記載の第１のバルブ３０、第２のバルブ３４、第３のバルブ３８）の開閉によりガスシリンダーから配管へのガス流を制御することの記載はあるものの、ラプチャーディスクを使用することを前提とした記載であって、ラプチャーディスクを使用せずに、各バルブの開弁時期をずらして複数のガスシリンダーからそれぞれ順次ガスを放出することよって保護区域又は保護された部屋の加圧を防止することについて記載や示唆はない。 

(ウ) 以上のとおり、甲１記載の「容器弁」付き窒素ガス貯蔵容器の「容器弁」と甲２技術的事項の「ラプチャーディスク」は、動作及び機能が異なること、甲１及び２のいずれにおいても貯蔵容器の容器弁又はガスシリンダーのバルブの開閉時期をずらして複数のガスシリンダーからそれぞれ順次ガスを放出することによって保護区域又は保護された部屋の加圧を防止することについての記載や示唆はないことに照らすと、甲１及び２に接した当業者は、甲１発明において、保護区域又は保護された部屋の加圧を防止するために甲２記載のラプチャーディスクを適用することに思い至ることがあり得るとしても、ラプチャーディスクを用いることなく、各「窒素ガス貯蔵容器」に付いた「容器弁」の開弁時期をずらして複数のガスシリンダーからそれぞれ順次ガスを放出することよって加圧を防止することが実現できると容易に想到することができたものと認めることはできない。

（コメント）

　非常に微妙なケースのように思うが裁判所の判示を整理してみる。

　甲１の容器弁と甲２のラプチャーディスクとは動作及び機能が異なる。甲２がラプチャーディスクを設けている目的は、部屋の過圧を防止することであり、その点は本件特許とは同じであるが、甲１に過圧防止ということは記載されていないし、仮に、過圧を防止するにしてもラプチャーディスクを使うことになるから、本件特許の構成には想到しない。

　異議決定のロジックは、甲２に過圧防止という目的が書いてあるから、甲１で過圧を防止するために容器弁を制御することは容易であるというものである。これはこれで一理あるような気もするが、裁判所は、異議決定のロジックは誤りであると判断した。根底には、甲１と甲２を足したとしても、甲１＋ラプチャーディスクの構成までで、容器弁を制御するという本件特許の構成には到達しないということがあるのだろう。

［裁判例］対戦ゲームサーバ 新規事項の追加（知財高裁令和４年（行ケ）１００９２）

　拒絶査定不服審判の審決に対する審決取消訴訟である。発明は、対戦ゲームサーバのプログラムであり、ユーザどうしをマッチングさせるときに、不適切な強さの対戦相手との対戦が行われることを防ぐことを目的としている。

　争点は、出願人が行った補正が新規事項の追加にあたり、不適法であるかという点である。

　補正後の請求項１は下記である。下線は補正箇所を示す。

【請求項１】 

　複数の通信端末に対して一ユーザ対一ユーザの対戦ゲームを提供するコンピュータに、 

　前記通信端末を操作するユーザ毎に一意に割り当てられる識別情報と、ユーザ情報とを、それぞれのユーザ毎に対応づけて管理するステップと、 

　前記ユーザ情報に応じて、数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さの下限値及び上限値により定められた強さの各段階のうち、前記ユーザがいずれの強さの段階であるかを決定するステップと、

　前記ユーザから対戦要求を受けた場合、前記識別情報に対応付けられたユーザ情報に応じた強さの段階に基づき、当該強さの段階から所定範囲内の同じ強さまたは異なる強さの段階の他のユーザとの対戦を開始するステップと、を実行させ、 

　前記対戦を開始するステップは、

　前記下限値及び上限値により定められた強さの段階毎に設定された対戦相手の強さの段階の上限および下限、ならびに、当該対戦相手の強さの段階の上限および下限内に含まれる弱者の割合および／または強者の割合に基づいて、自動的に対戦相手候補であるユーザを抽出し、当該対戦相手候補であるユーザの中から前記ユーザによって決定された他のユーザとの対戦を開始することを特徴とするプログラム。

　

　このように出願人は、「強さ」の説明として、「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータである」を加えた。

　明細書には、強さを上のように直接に説明した文章はなく、発明の課題として、「特にユーザが初心者であって、攻撃力及び防御力の合計値が低い場合、対戦相手に係る攻撃力及び防御力の合計値の方が高くなる可能性が高く、対戦ゲームで負けてしまうことが多くゲームに対するユーザの興味を著しく低下させてしまっていた。」（段落【０００５】）との記載があるほか、実施の形態も「ユーザが保有するユニットの攻撃力及び防御力」を例として説明がなされていた。

　このことから、審決は、強さとは、「攻撃力及び防御力の合計値」であると解し、これを「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータである」と補正することは、新たな技術的事項を導入するものであって、当初明細書等に記載した事項の範囲内でされたものではないと判断した。

［裁判所の判断］

　そして、「ゲーム」分野における技術常識に関して、「ユーザ」の「強さ」に、攻撃力及び防御力以外に、体力、俊敏さ、所持アイテム数等が含まれることが本願の出願時の技術常識であったことは、当事者間に争いがない（本件審決第２の２⑵イ(ｳ)〔本件審決１２頁〕参照）。 

　上記のような、対戦ゲームにおいて、強さに大差のある相手ではなく、ユーザに適した対戦相手を選択するという発明の技術的意義に鑑みれば、当初明細書等記載の「強さ」とは、ゲームにおけるユーザの強さを表す指標であって、ゲームの勝敗に影響を与えるパラメータであれば足りると解するのが相当であり、「強さ」を「攻撃力と防御力の合計値」とすることは、発明の一実施形態としてあり得るとしても、技術常識上「強さ」に含まれる要素の中から、あえて体力、俊敏さ、所持アイテム数等を除外し、「強さ」を「攻撃力と防御力の合計値」に限定しなければならない理由は見出すことができない。言い換えれば、「強さ」を「攻撃力及び防御力の合計値」に限定するか否かは、発明の技術的意義に照らして、そのようにしてもよいし、しなくてもよいという、任意の付加的な事項にすぎないと認められる。 

　そうすると、当初明細書等には、「強さ」の実施形態として、文言上は「攻撃力及び防御力の合計値」としか記載されていないとしても、発明の意義及び技術常識に鑑みると、第２次補正により、「強さ」を「攻撃力及び防御力の合計値」に限定せずに、「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータ」と補正したことによって、さらに技術的事項が追加されたものとは認められず、第２次補正は、新たな技術的事項を導入するものとは認められない。そうすると、第２次補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものであると認められ、特許法１７条の２第３項の規定に違反するものではないというべきである。 

（コメント）

　上記の補正は、次の明確性要件違反に対応したものである。

「請求項１、７、８及び請求項１を引用する請求項２から６に係る発明の「強さ」には、攻撃力及び防御力の合計値のみならず、対戦ゲームの技術常識を勘案すると、必殺技等も包含される。

　ここで、例えば、必殺技は、数値化できないところからすると、「強さの下限値及び上限値」といっても数値化できないものに対して「下限値及び上限値」とは、何を特定しようとしているのか不明である。

　さらに、上述するような数値化できない「強さの下限値及び上限値」により定められた「強さの各段階」とは何を特定しようとしているのか不明である。

　よって、請求項１～８に係る発明は明確でない。」

　判決によれば、強さには、必殺技のように数値化できないものも含まれる。数値化できないのに、「強さの各段階」とはどう特定するのか、という点は明確になったのだろうか。

　特許庁の明確性の主張に対し、判決は、次のように述べるが、強さに何が含まれるのかは想定し得るとしても、その段階については明示していないように思われる。（特許庁が「強さの各段階」について主張しなかったのかもしれない）

［裁判所の判断］

　しかし、各形態のゲームにおいてどのような「強さ」のパラメータを設定するのが適当かは、当業者であれば適宜判断し得るものと推認され、ユーザの強さを基準として所定範囲内の強さを有する他のユーザを対戦相手として選択することにより、ユーザのゲームに対する興味の低下を防ぐという発明の技術的意義に照らせば、ある形態の対戦ゲームにおいて「強さ」にどのようなパラメータが含まれるかは、当業者であれば想定し得るものと推認される。そうすると、「強さ」が「攻撃力と防御力の合計値」に限定されていないとしても、第三者に不測の不利益をもたらすものとは認められない。