2023年10月16日月曜日

[米国]IPRにおけるクレーム解釈、Claim Preclusionの法理

備忘メモ: 日本ライセンス協会のワーキンググループでの学び

・IPRにおけるクレーム解釈
 IPRが請求されるとPTABは、請求人の主張が認められる合理的な可能性があるかどうかを判断し、可能性ありの場合に審理開始の決定を行う(米国特許法314条(a))。
 この際のクレーム解釈と異なるクレーム解釈で最終判断をする場合には、PTABは当事者に反論の機会を与えなければならない。
Axonics, Inc. v. Medtronic Inc., Nos. 2022-1532, 1533 (Aug. 7, 2023)

・Claim Preclusionの法理
 前の訴訟の内容は蒸し返してはいけないという法理。
 Claim Preclusionに該当するための要件
 ①同一当事者またはその利害関係人が先の訴訟に関与していた
 ②先の訴訟が後の訴訟と同一請求である
 ③先の訴訟が本案に関する終局判決によって終結した

 ②の要件に関し、先の訴訟で主張できたのに主張しなかった場合にもClaim Preclusionの要件に該当する。日本の裁判実務とはだいぶ異なる。
 例えば、先の訴訟の時点ですでに訴訟物と同等の別の製品が販売されていることを知っていたのに訴訟物に加えていなかった場合、Claim Preclusionの法理により後続訴訟は排除される。

 



2023年10月3日火曜日

[裁判例]永久磁石の樹脂封止方法事件(令和3年(行ケ)10152号)

 特許が有効であるとした無効審判の審決に対する審決取消訴訟である。無効理由は、分割要件違反を前提とする新規性・進歩性欠如、分割要件を前提としない進歩性欠如、補正要件違反、サポート要件違反、明確性違反と多岐にわたるが、特許庁はすべての理由が成り立たないとした。裁判所はサポート要件についてのみ判断した。
 特許は、複数の鉄心片が積層された回転子積層鉄心に形成された複数の磁石孔に永久磁石を挿入し樹脂で封止する方法に関する発明である。

【請求項1】 (符号は筆者が追加した)
 複数枚の鉄心片が積層された回転子積層鉄心(12)の複数の磁石挿入孔にそれぞれ永久磁石を挿入し、前記各磁石挿入孔(13)に前記永久磁石(14)を樹脂封止する方法において、 
 前記回転子積層鉄心(12)を、上型(21)及び下型(17)の間に配置して、前記上型(21)及び前記下型(17)同士が当接することなく、前記下型(17)及び前記上型(21)で前記回転子積層鉄心(12)を押圧し、前記回転子積層鉄心(12)の前記磁石挿入孔(13)に前記永久磁石(14)を樹脂封止(15)することを特徴とする回転子積層鉄心への永久磁石の樹脂封止方法。 


(裁判所の判断)
 裁判所は、まず、大合議事件(平成17年(行ケ)10042号)の判示に倣って以下のように一般論を述べた。
「(1) 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであるか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。」

 裁判所は、本事案について以下のように判断した。
「 (4) 本件発明についてのサポート要件の検討 
ア 従来技術の問題2を解決するための手段として、本件発明1は、前記2(2)アのとおり、回転子積層鉄心を押圧する際の上型及び下型に対する回転子積層鉄心の配置及び上型と下型との位置関係又は状態を特定する発明であるのに対し、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明は、前記2(3)ウのとおり「回転子積層鉄心12の下面25が当接する矩形板状のトレイ部26と、トレイ部26の中心部に立設され、回転子積層鉄心12の軸孔11に嵌入する直径固定型で棒状のガイド部材27とを有している搬送トレイ16にセットされた回転子積層鉄心12を下型17上に搬送し」、「搬送トレイ16を回転子積層鉄心12と共に、下型17から取り外し、回転子積層鉄心12が搬送トレイ16から取り外される」ものであるから、本件明細書の発明の詳細な説明の記載によると、搬送トレイを不可欠の構成としているものと解される。そうすると、本件発明1には、回転子積層鉄心を搭載する搬送トレイを含む構成の発明だけでなく、この搬送トレイを含まない構成の発明も含まれており、搬送トレイを構成に含まない特許請求の範囲の記載を前提にした場合、上記発明の詳細な説明の記載から、当業者が、積層鉄心を下型の有底穴部に嵌挿し、加熱後、積層鉄心を下型の有底穴部から取り出す作業は、人手又は機械によっても、時間を要するもので、作業性が極めて悪いこと(従来技術の問題2)を解決して、生産性及び作業性に優れており、安価に作業ができる永久磁石の樹脂封止方法を提供するという本件発明1の課題を解決できると認識できる範囲のものとはいえない。」


 裁判所が言っていることは、発明の詳細な説明によれば、作業性が悪いという課題を解決するためには、搬送トレイが必須であるにもかかわらず、特許請求の範囲からは搬送トレイの構成が省かれているため、請求項に係る発明は課題を解決することができない、ということである。つまり、本件は、審査基準でサポート要件違反の類型として挙げられている「請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる場合」である。
 このような場合、請求項の構成では課題を解決できないので、「特許請求の範囲に記載された発明が、・・当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のもの」ではないと判断されることになる。






2023年9月21日木曜日

AI特許、審査体制4倍(日本経済新聞9月21日)


 AIに関する審査官を10人から40人に増員するとのこと。ここまで一気に増やすとは驚きである。ただし、ロボットやバイオ等に1人ずつ配置する、各審査室の優秀な審査官を研修するとのことなので、特定の審査官にAI関連の知識をつけてもらうということのようだ。
 
 2023年度中にAI関連出願の知見を整理した審査事例を公表するとのことなので、こちらは楽しみである。





2023年9月19日火曜日

[裁判例]引用発明の認定が、過度な上位概念化ではないとされた例(令和4年(行ケ)10118号)

 拒絶査定不服審判の審決取消訴訟である。本願発明は、スピーカを有するがテレビではない制御対象機器の状態(スピーカの音質又は音量)を制御するモバイル機器等の制御装置(タッチパネルディスプレイを有するもの)に関する。
 こうした制御装置においては、タッチパネルディスプレイに表示された制御対象機器の状態と制御対象機器の実際の状態とが一致している必要がある。制御装置と制御対象機器との間の通信が可能でないにもかかわらずタッチパネルディスプレイにおけるタッチ操作がされた場合、これにより制御対象機器の状態を更新することはできないから、このような場合にタッチパネルディスプレイに表示された制御対象機器の状態が通常どおりに更新されてしまうと、タッチパネルディスプレイに表示された制御対象機器の状態(更新がされたもの)と制御対象機器の実際の状態(更新がされないもの)との間に齟齬が生じてしまうという課題が生じる。
 本願発明は、このような課題を解決するため、制御装置と制御対象機器との間の通信が可能でない場合には、制御対象機器の状態に係るタッチパネルディスプレイ上の表示を更新できないとの構成を採用することとしたものである。

 本願発明の構成及び主引例(甲1発明)との相違点は以下のとおりである(下線部が甲1発明との相違点)。

[請求項2]
 タッチパネルディスプレイを有する制御装置であって、 
 前記制御装置とは異なる制御対象機器の状態を前記制御対象機器から取得する第1手段と、 
 前記取得した状態に基づいて、前記制御対象機器の状態を示す状態表示を、前記制御対象機器の状態に応じた表示態様で前記タッチパネルディスプレイに表示させる第2手段と、 
 前記状態表示の表示態様を更新するタッチ操作に応じて、更新後の前記状態表示の表示態様と前記制御対象機器の状態とが対応するよう、前記制御対象機器の状態を調整するための制御信号を生成する第3手段と、を備え、 
 前記制御対象機器は、スピーカを有するがテレビではなく、 
 前記制御対象機器の状態は、前記スピーカの音質または音量であり、 
 前記スピーカを有するがテレビではない制御対象機器との通信が可能でない場合には、前記状態表示の表示態様を更新できない、制御装置。 

 審決は、相違点に関し、以下の甲4技術を適用することで進歩性がないと判断した。

(甲4技術)
 操作対象の高精細テレビ1との間で、信号の送受信を試みて、無線通信が可能な環境であるかどうかをチェックし、 無線通信が不能と判断されたときは、メニュー表示中の「テレビ再生」という項目を操作部312で選択したとしてもその操作が無効になるよう構成する技術

 原告は、相違点の判断に関して様々な主張を行っているが、その一つが甲4技術の認定に対してである。
(原告の主張)
「甲4に記載された技術を甲1に記載された発明に適用できるか否かの判断に当たり、甲4に記載された技術における制御主体や制御対象機器が何であるかは重要な要素であるから、これらを捨象して上位概念化することは許されない。」

 これに対し、裁判所は以下のとおり判断した。
「イ 前記アのとおり、甲4に記載された具体的な技術(原告主張甲4技術)は、制御主体をデジタルカメラ3とし、操作場所を操作部312とし、制御対象機器をテレビ(高精細テレビ1)とし、無効なものとされる操作の内容を「メニュー表示中の「テレビ再生」という項目を選択した操作」とするものである。しかしながら、前記(1)のとおりの甲4の記載及び原告主張甲4技術の内容に照らすと、原告主張甲4技術を無線通信を利用した電子機器の制御に用いる場合、制御主体がデジタルカメラ3であること及び制御対象機器がテレビ(高精細テレビ1)であることに特段の技術的意義があるものとは認められず、甲4の記載によっても、制御主体をデジタルカメラ以外の機器とし、制御対象機器をテレビ(高精細テレビ)以外の機器とした場合において、原告主張甲4技術に相当する技術が成り立たないものである、原告主張甲4技術はそのような機器について適用できないものである、原告主張甲4技術はそのような機器の場合を排除しているなどと認めることもできない。加えて、前記(2)ないし(4)のとおりの乙1ないし3の記載(特に、前記(2)エ、前記(3)ア及びイ、乙3の段落[0080]等)によると、無線通信を利用して電子機器の制御を行うとの技術において、制御主体が具体的に何であるか(例えば、デジタルカメラであるか、リモートコントローラであるか、携帯通信端末であるかなど)及び制御対象機器が具体的に何であるか(例えば、テレビであるか、給湯器であるか、ボイラーであるか、空調装置であるか、照明であるか、冷蔵庫であるかなど)が特段の技術的意義を有するものとは認められず、・・・制御主体及び制御対象機器を特定の機器(それぞれデジタルカメラ3及び高精細テレビ1)に限定しないものとして甲4に記載された公知技術を認定したとしても、そのことが不当な抽象化に当たるとか、過度な上位概念化に当たるとかいうことはできないというべきである(なお、付言すると、前記第2の2の特許請求の範囲の記載及び前記1(1)のとおりの本願明細書の記載も、制御対象機器がスピーカを有するがテレビではない機器であるか、テレビであるかなどによる技術的意義の相違がないことを前提としているものと解される。)。
 そして、制御主体及び制御対象機器が特定の機器に限定されないのであれば、操作場所及び無効なものとされる操作の内容についても、これらを具体的な操作場所及び操作の内容に限定しないものとして甲4に記載された公知技術を認定することも当然に許されることになる。 
 以上によると、甲4に基づき、本件原出願日当時の公知技術として、本件審決が認定した本件技術(「無線通信を利用した操作制御技術において、通信が不能と判断されたときに、通信が不能であると実行できない機能についての操作を無効なものとする操作制御技術」)が存在したものと認めるのが相当である。」


 このように、甲4の具体的な技術はデジタルカメラとテレビを対象とするものと認めながらも、電子機器の制御に用いる場合には、具体的な対象には特段の技術的意義がないとして、電子機器の操作制御技術を甲4技術として認定し、原告の請求を棄却した。この判断においては、乙1~乙3にリモコンにおいて通信ができないときに状態の不一致が生じるという課題が示されていたことが大きかったように思う。甲4だけだったとすると、甲4に記載された制御対象を捨象することは、やや違和感がある。
 なお、原告は、乙1~乙3は拒絶査定不服審判において審理されなかったから参酌することが相当ではないと主張したが、裁判所は、審決が認定した技術の意義に係る証拠として参酌することは当然に許されると述べた。

2023年9月15日金曜日

[裁判例]引用文献の課題に基づき阻害要因が認められた例(令和4年(行ケ)10100号)

  発明の名称を「塗装機器及び塗装方法」とする特許についての無効審判の審決取消訴訟である。請求項は訂正されているが、各請求項が共通して有する構成は以下のとおりである。判断のポイントとなったのは、「前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように」という点である。

[各訂正請求項が共通して有する構成]
「 塗装剤を塗布する塗布機器を有し、塗料で車両部品を塗装する塗装機器であって、 
 前記塗布機器が、少なくとも1つの塗装剤ノズル(12; 14.1 ~14.4; 16.1~16.6; 20; 29; 36; 44; 45)から前記塗装剤を吐出するプリントヘッド(8、9)であり、 
 前記プリントヘッドが、ノズル列に配置された塗装剤ノズルを有し、それぞれのノズル列がいくつかの塗装剤ノズルを含み、 
 前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインに一緒に接続され、 
 前記プリントヘッドが搭載される多軸ハンドを有する多軸ロボットによって前記プリントヘッドが位置決めされ、 
 前記プリントヘッドが、少なくとも1m2/分の面積塗装性能を発揮するように構成され(る、) 
ことを特徴とする塗装機器」 

 審決が認定した引用発明は、以下のとおりである。
[引用発明]
「異なる色のインクジェットプリントヘッド14を備えた少なくとも1つの印刷ブロック18を備えるプリントアセンブリ13と、プリントアセンブリ13の位置決めを確実にし、水平(Tx)、垂直(Ty)、及び深さ(Tz)方向の並進を可能にする3並進自由度を有するキャリア15と、プリントアセンブリ13の向きを確実にし、2つの直交軸に沿ってその回転(Rx、Ry)を可能にする2自由度を有するリスト16とを備え、最大印刷速度は、180dpiの解像度で2.142m2/分であるトラック12の外面11上への3次元印刷に使用されるロボット10。 」

 本件特許と引用発明との相違点は、「塗装剤ノズル」に関して、同一の塗装剤を塗布するものか(本件特許)、異なる色であるか(引用発明)である。
 特許権者は、甲1明細書のクレーム17では色に関する具体的な言及はない等として、引用発明を「異なる色」に限定して認定する必要はないという取消事由を主張した。
 裁判所の判断は以下のとおりである。

(裁判所の判断)
「ア 甲1機器発明に係る審決の認定について 
 甲1の明細書の【0043】、【0068】、【0072】及び【0215】では、プリントアセンブリが、異なる色のインクを使用するいくつかのプリントヘッドを備えた少なくとも1つの印刷ブロックを備えることが開示されている。その上、甲1発明の課題は、本件審決が認定したとおり、「あらゆる画像複雑さにかかわらずあらゆる画像または写真を印刷することが可能なデジタル技術とを使用して」、「1600万色による180dpiの印刷品質で、表面上でのデジタル画像の3次元自動印刷を可能にする」ことであると認められるところ、この課題を解決するためには、「異なる色のインクジェットプリンタヘッド14」が必須である。 
 よって、審決が甲1機器発明について「(同一の色ではなく)異なる色のインクジェットプリントヘッド14を備えた少なくとも1つの印刷ブロック18を備えるプリントアセンブリ13と」と認定した点に誤りはない。 」

「上記(1)での認定説示を踏まえると、甲1発明において、相違点に係る本件発明の発明特定事項を採用することには阻害要因があるといえ、本件発明は、甲1発明又は他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから、特許法29条2項の要件を欠くものではない。」

 以上のように、甲1明細書の課題に基づき、「異なる色」であることが必須であるから、甲1発明は「異なる色のインクを使用するいくつかのプリントヘッド」という認定を行い、かつ、「異なる色」を「同一の色」に変更することについて阻害要因を認めた。
 主引例の課題に反し主引例が採用し得ない構成である、というのは阻害要因が認められる典型的なパターンである。

 個人的には、主引例の課題にフォーカスしすぎではないのかといつも思う。つまり、普通に考えれば、多色を用いていたところを単一色にすることは容易であろう。確かに、甲1明細書の文脈では「異なる色」を「同じ色」にしてしまっては意味がない。しかし、当業者って、甲1明細書だけを見ているのか? 甲1明細書しか見てはいけないのか?現実世界から乖離した論理の遊びみたいな感じがする。
 とはいえ、そういう実務なのだからそれに従っていくのが賢策である。(というか逆らってもしかたない。)

2023年7月15日土曜日

部品を販売したときの完成品の特許の消尽(平成26年(ネ)10043号)

 特許権者が販売した特許製品については、特許が用い尽くされたものとして特許権の効力が及ばない。これを「消尽」という。特許権者から製品を購入したのに、その製品の使用に際し特許権を行使されてはたまらない。消尽が認められる趣旨は容易に理解できると思う。
 
 ところで、特許権者から特許製品の部品を購入した場合はどうであろうか?特許権者から特許の部品を購入して特許製品を組み立てた、といった場合、その完成品について特許権を行使されることはあるだろうか。
 もう少し整理すると、購入した部品の性質により2パターンに分けられる。
 購入した部品が広く一般に流通するものなら、それを使って特許製品を組み立てた場合、当然、特許権が及ぶと解される。例えば、椅子の特許を有する特許権者からネジを購入し、そのネジを使って椅子を製造したとした場合、特許権者からネジを購入したことにより特許権の行使を逃れることはないであろう。
 もう一つのパターンは、購入した部品が特許製品を製造するためにのみ用いられるものだった場合、あるいは、特許製品を製造することの蓋然性が高い場合である。例えば、エンジンに特徴のある自動車の特許権者からエンジンを購入し、そのエンジンを使って自動車を生産した場合である。この場合、特許権者から購入したエンジンは自動車を生産するためにしか使うことができないため、特許権者はエンジンを使うことを予見している。このような場合にも、自動車の特許について、権利行使を認めてもよいか。
 
 平成26年(ネ)10043号の判決において以下のように述べている。この判決においては、上記で「部品」で述べたものを「1号製品」と呼んでいることに注意されたい。

[裁判所の判断]
 (ア) 特許権者又は専用実施権者(この項では,以下,単に「特許権者」という。)が,我が国において,特許製品の生産にのみ用いる物(第三者が生産し,譲渡する等すれば特許法101条1号に該当することとなるもの。以下「1号製品」という。)を譲渡した場合には,当該1号製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し,もはや特許権の効力は,当該1号製品の使用,譲渡等(特許法2条3項1号にいう使用,譲渡等,輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同じ。)には及ばず,特許権者は,当該1号製品がそのままの形態を維持する限りにおいては,当該1号製品について特許権を行使することは許されないと解される。しかし,その後,第三者が当該1号製品を用いて特許製品を生産した場合においては,特許発明の技術的範囲に属しない物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されていることから,当該生産行為や,特許製品の使用,譲渡等の行為について,特許権の行使が制限されるものではないとするのが相当である(BBS最高裁判決(最判平成9年7月1日・民集51巻6号2299頁),最判平成19年11月8日・民集61巻8号2989頁参照)。 
 なお,このような場合であっても,特許権者において,当該1号製品を用いて特許製品の生産が行われることを黙示的に承諾していると認められる場合には,特許権の効力は,当該1号製品を用いた特許製品の生産や,生産された特許製品の使用,譲渡等には及ばないとするのが相当である。 

 このように裁判所は、特許権者から譲渡を受けた1号製品を用いて特許製品を生産することについて消尽を認めないとしつつも、特許権者がその生産を黙示的に承諾している場合には、特許権の効力が及ばないと判断した。

 次に、具体的にどういう場合に黙示的に承諾しているかについて検討する。この事件においては黙示の承諾は認められなかったが、その理由は以下のとおりである。
⓵販売者はライセンシーであったが、包括的なクロスライセンスであったため、ライセンス対象製品を用いて生産される可能性のある製品の全てについて生産等を承諾したとは言えない。
②特許製品を完成させるためには、技術的・経済的に重要な価値を有する他の部品を要する。
③1号製品を使って完成品を製造するのに特許権者の許諾を要するとしても、1号製品の流通を阻害するとは言えない。
④販売者はそもそも特許権のライセンスを与える権限がなかった。

 この事件では①~④のような事情があったため黙示の承諾があったとは認められなかった。
 上記した①~④については、この事件固有の事情なのでこの事情があれば(あるいはなければ)どうといった結論を導けるものではないが、参考にはなる。
 総合的に見て、特許権者が販売した部品を使って完成品を生産することを特許権者が容易に予見できるケースでは特許の消尽が認められると思われる。
 

2023年7月6日木曜日

[裁判例]均等論の枠組み(令和3年(ワ)10032号)

 均等論は、被疑侵害品の構成が対象特許と同一でない場合にも、一定の要件を満たした場合に侵害を認める法理であり、 最高裁において以下のように判示されている。

「特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)と異なる部分が存する場合であっても、・・(均等論の5要件)・・、同対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である(最高裁平成6年(オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁参照)。 

 上記のように、均等論の枠組みは、典型的には特許の構成Aが被疑侵害品では構成A´となっているような場合であるが、被疑侵害品に構成Aに対応する構成が存在しない場合はどうであろうか。
 令和3年(ワ)10032号はこの点について以下のように判示した。

[裁判所の判断]
 これに対し、被告は、対象製品等が構成要件の一部を欠く場合に均等論を適用することは、特許請求の範囲の拡張の主張であって許されない旨を主張するが、構成要件の一部を他の構成に置換した場合と構成要件の一部を欠く場合とで区別すべき合理的理由はないし、本件において、原告は、被告製品には構成要件 Cの「消弧材部」に対応する消弧作用を有する部分が存在し、置換構成を有する旨主張していると解されるから、被告の前記主張を採用することはできない。

 このように裁判所は、構成要件の一部を欠く場合も均等論の枠組みの中であることを判示した。
 
 構成要件の一部を欠くというのは、構成要件の分説によるようなところもあると思う。つまり、特許がA+B+C+Dに対し、被疑侵害品がA+B+Cである場合、構成Dを欠くということになるが、見方によっては、構成C+Dに変えて構成Cを採用しているということもできると思う。そう考えると、上記の最高裁の判示の自然な理解であるとも言える。

方法発明の間接侵害が否定された例(令和6年(ワ)第70583号)

  液晶キーボードのキーの背景画像を着せ替える方法に関する特許を有する原告らが、文字入力キーボードアプリ「Simeji」を製造販売するバイドゥ株式会社を訴えた事件である(東京地裁民事第46部・令和8年4月15日判決)。実際に本件各発明に係る方法を使用するのは、被告製品をインストー...